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El Know-how y su protección en España

1. e Recordar posibles sanciones art 13 LCD 278 279 y 280 CP Por ej 290 CP 1 La difusi n revelaci n o cesi n de un secreto de empresa llevada a cabo por quien tuviere legal o contractualmente obligaci n de guardar reserva se castigar con la pena de prisi n de dos a cuatro a os y multa de doce a veinticuatro meses 2 Si el secreto se utilizara en provecho propio las penas se impondr n en su mitad inferior 131 AMATIVIDAL QUADRAS advocats Conclusiones e Medidas No utilizar la informaci n m s all del objeto del procedimiento judicial Evitar el conocimiento por terceros ajenos al procedimiento judicial e Posibilidad de celebrar las audiencias a puerta cerrada aunque dependiendo del tipo de informaci n puede no ser necesario Revelar a la contraparte s lo la informaci n estrictamente necesaria ej auxilio de un perito Garantizar que la medida no suponga una restricci n al derecho a la tutela judicial efectiva vulnerando el principio de contradicci Para m s informaci n e RAMON SAURI Oriol La protecci n del secreto industrial en los procedimientos judiciales sobre derechos de patente RDM 2009 271 p gs 227 260 132 AMATIVIDAL QUADRAS advocats 3 An lisis de algunas cl usulas en los contratos de licencia de Know how 133 AMATIVIDAL QUADRAS advocats Acuerdos de confidencialidad e Acuerdos previos de confidencialidad CDAs N
2. 1 A party to whom a document has been disclosed may use the document only for the purpose of the proceedings in which it is disclosed except where a the document has been read to or by the court or referred to at a hearing which has been held in public b the court gives permission or c the party who disclosed the document and the person to whom the document belongs agree 2 The court may make an order restricting or prohibiting the use of a document which has been disclosed even where the document has been read to or by the court or referred to at a hearing which has been held in public 3 An application for such an order may be made a by a party or b by any person to whom the document belongs 86 AMATIVIDAL QUADRAS advocats Reino Unido y el implied undertaken e Contenido del compromiso Utilizar la documentaci n s lo en y para el procedimiento judicial en el que se ha revelado e No en otros procedimientos judiciales Amplio margen de discrecionalidad del tribunal para modificar su alcance El deber de secreto se halla al margen del car cter confidencial o privilegiado de la informaci n revelada se presupone de cualquier informaci n Responsabilidades civiles y penales en caso de incumplimiento No alcanza a las partes del procedimiento judicial 87 Reino Unido y el implied undertaken e Lilly IcosLtd v Pfizer Ltd N2 2 2000 1 All ER 842 CA 1 The c
3. 262 que se ala que no pueden ser objeto de secreto empresarial aquellas informaciones que forman parte de las habilidades capacidades y experiencia profesionales de car cter general de un sujeto ni tampoco el conocimiento y relaciones que pueda tener con la clientela a n cuando dichas habilidades o capacidades se hayan adquirido en el desempe o de un puesto determinado o de unas concretas funciones desarrolladas para un determinado empleador Es lo que ha ocurrido en el caso No consta que se hayan utilizado otros elementos que los obtenidos a trav s de la propia experiencia de quienes habiendo sido empleados de la actora ejercen despu s esas mismas funciones para la sociedad demandada se trataba de un Directivo que cesaba en la empresa y mont otra con la misma actividad que ste desarrollaba en la primera ver tambi n la misma argumentaci n en la reciente SAP Vizcaya 19 7 2007 60 AMATIVIDAL QUADRAS advocats CASO TEAMINC SAP Tarragona 12 95 2008 10 3 JUR 2008 164871 e En el presente caso no queda acreditado para ninguna de las tres actividades que TAMOIN desarrolla en exclusiva con tecnolog a de TEAMINC fuese aprendida por el Sr Domingo o por el Sr Pl cido en TAMOIN dado que no s lo no recib an formaci n constante por parte de TEAMINC sino que el Sr Domingo se ocup personalmente de redactar el manual y de realizar la formaci n de sus colaboradores tampoco ha quedado acreditado que existiese un pacto
4. descrita de manera suficientemente exhaustiva para permitir verificar si se ajusta a los criterios de secreto y sustancialidad i know how means a package of non patented practical information resulting from experience testing which is i secret that is to say not generally known or easily accessible ii substantial that is to say significant and useful for the production of the contract products and iii identified that is to say described in a sufficiently comprehensive manner so as to make it possible to verify that it fulfils the criteria of secrecy and substantiality 50 Reglamento 2790 1999 CE de 22 de diciembre de acuerdos verticales Art culo 1 A efectos del presente Reglamento f seentender por Conocimientos t cnicos un conjunto de informaci n pr ctica no patentada derivada de la experiencia del proveedor y verificada por ste que es secreta substancial y determinada en este contexto se entender por secreta que los conocimientos t cnicos considerados globalmente o en la configuraci n y ensamblaje preciso de sus elementos no son de dominio p blico o f cilmente accesibles se entender por substancial que los conocimientos t cnicos incluyen informaci n que es indispensable al comprador para el uso la venta o la reventa de los bienes o servicios contractuales se entender por determinada que los conocimientos t cnicos deben estar descritos de manera suficientemente exhausti
5. This confidentiality clause shall be deemed to remain in force throughout the entire term of this agreement and in any case for five 5 years after this contract is signed The know how exploitation licence shall remain in force for as long as the know how is secret and in any case for a maximum term of ten 10 years 150
6. Tirant lo Blanch Tratados Valencia 2001 el procedimiento de la prueba no es sino una manifestaci n particular del contradictorio Como no se concibe el proceso sin debate tampoco se puede concebir que una parte produzca una prueba sin una rigurosa fiscalizaci n del juez y del adversario Una prueba que se ha producido a espaldas del otro litigante por regla general es ineficaz El c mulo de normas del procedimiento probatorio es un conjunto de garant as para que la contraparte pueda cumplir su obra de fiscalizaci n El principio dominante en esta materia es el de que toda prueba se produce con injerencia y posible oposici n de la parte a la que eventualmente puede perjudicar p 2240 114 El secreto empresarial y la LEC e Providencia JM1 Barcelona 13 octubre 2010 Procedimiento Ordinario 597 2010 El demandado hab a aportado en sobre cerrado una parte del DMF cuyo acceso deb a quedar restringido a los peritos designados por las partes y al que el Tribunal pudiese designar El JM1 resolvi Quede en poder del Secretario Judicial el documento 79 en sobre cerrado con indicaci n en el mismo de su car cter confidencial 115 El secreto empresarial y la LEC e Art 327 LEC Otro supuesto en relaci n con la contabilidad del empresario Cuando hayan de utilizarse como medios de prueba los libros de los comerciantes se estar a lo dispuesto en las leyes mercantiles De manera motivad
7. administradores aun despu s de cesar en sus funciones deber n guardar secreto de las informaciones de car cter confidencial estando obligados a guardar reserva de las informaciones datos informes o antecedentes que conozcan como consecuencia del ejercicio del cargo sin que las mismas puedan ser comunicadas a terceros o ser objeto de divulgaci n cuando pudiera tener consecuencias perjudiciales para el inter s social 2 Se except an del deber a que se refiere el apartado anterior los supuestos en que las leyes permitan su comunicaci n o divulgaci n a tercero o que en su caso sean requeridos o hayan de remitir a las respectivas autoridades de supervisi n en cuyo caso la cesi n de informaci n deber ajustarse a lo dispuesto por las leyes 3 Cuando el administrador sea persona jur dica el deber de secreto recaer sobre el representante de sta sin perjuicio del cumplimiento de la obligaci n que tengan de informar a aqu lla 54 AMATIVIDAL QUADRAS advocats STS 383 2009 8 6 RJ 200914573 Ponente Jes s Corbal Fern ndez e el mero trasvase de trabajadores de una empresa a otra aunque aprovechen en la nueva experiencia adquirida en la anterior de igual o similar actividad no es suficiente por s solo para integrar un il cito competencial SS 11 y 29 de octubre de 1 999 RJ 1999 8164 1 de abril de 2 002 RJ 2002 2530 26 de julio de 2 004 RJ 2004 6632 28 de septiembre de 2 005 RJ 2005 8889 14 de mar
8. bien en sentido t cnico jur dico por poseer las caracter sticas propias de esta idea como son el valor patrimonial y la entidad para ser objeto de negocios jur dicos integrante de un aut ntico bien inmaterial no determina una protecci n de manera directa ni menos a n un derecho de car cter absoluto o un derecho de exclusiva dado que su protecci n es nicamente indirecta y adviene por la v a de las normas relativas a la competencia desleal 83 AMATIVIDAL QUADRAS advocats El objeto de protecci n el secreto empresarial e ORIGEN Difusos En Reino Unido se diferencia dos l neas e 1 Siglo XVI caso Coco v Clark 1969 RPC p 41 Sir Thomas More hablando de la jurisdicci n de la Court of Chancery dijo Threethings are tobehelped in conscience Fraud Accident and things of confidence e 2 Resoluciones judiciales entre XVIII y XIX que desarrollaron los principios para proteger lo que ahora se llama informaci n confidencial 84 Reino Unido y el implied undertaken e Art 31 CPR Civil Procedure Rules 1998 regula el Disclosure and Inspection of Documents habilitaci n de medios procesales para obtener pruebas respecto del objeto de un procedimiento judicial presente o futuro e Finalidades del Disclosure Evitar sorpresas Igualdad de armas Incentivar un acuerdo Conocer la realidad de los hechos Reino Unido y el implied undertaken e Art 31 22 CPR
9. contrato de franquicia de at pico recoge una definici n de la doctrina como aquel que se celebra entre dos partes jur dica y econ micamente independientes en virtud del cual una de ellas franquiciador otorga a la otra franquiciado el derecho a utilizar bajo determinadas condiciones de control y por un tiempo y zona delimitados una t cnica en la actividad industrial o comercial o de prestaci n de servicios del franquiciado contra entrega por ste de una contraprestaci n econ mica y siguiendo a la Sentencia del TJCE de 28 de enero de 1996 TJCE 1986 34 caso Pronuptia la diferencia de los contratos de suministro o de distribuci n de mercanc as en que a el franquiciador debe transmitir su know how o asistencia o metodolog a de trabajo aplicando sus m todos comerciales y b que dicho franquiciador queda obligado a dise ar dirigir y sufragar las campa as publicitarias realizadas para difundir el r tulo y la marca del franquiciador 38 CASO NECK 8 NECK STS 754 2005 21 10 RJ 200518274 e por ltimo la Sentencia de 4 de marzo de 1997 RJ 1997 1642 sobre resoluci n contractual por incumplimiento dice que la caracter stica fundamental de la modalidad de contrato denominada de franquicia o franchising es que una de las partes que es titular de una determinada marca r tulo patente emblema f rmula m todo o t cnica de fabricaci n o actividad industrial o come
10. jur dicos constitucionalmente protegidos y teniendo en cuenta ese concepto no se sostiene la alegaci n de violaci n de la intimidad pues la actuaci n judicial se produjo en el seno de una empresa y se limit a las diligencias imprescindibles para la finalidad de las diligencias sin que se extendiera a ninguna otra parcela de la actividad empresarial debiendo adem s tenerse en cuenta que como tiene reiteradamente declarado el Tribunal Constitucional la colisi n de los derechos fundamentales ha de valorarse en cada caso y en el presente no estima la Sala que se haya violado derecho a la intimidad y menos que de ah se deduzca la nulidad de actuaciones de las diligencias de comprobaci n que es la nica pretensi n de la mercantil apelante as El objeto de protecci n el secreto empresarial e STS 24 octubre 1979 RJ 1979 3459 la serie de conocimientos o m todos con posibles aplicaciones industriales o mercantiles significativo de lo que doctrinalmente se denomina knowhow es decir el saber hacer y que puede tener por objeto elementos materiales y elementos inmateriales bien se considere que sea un bien en sentido jur dico determinado por tratarse de una situaci n de hecho consistente en que las circunstancias de la empresa que constituye el objeto del secreto son desconocidas para terceros o que el aprendizaje o la adquisici n de experiencias por stos puede resultar dificultoso o ya que se trata de un
11. la fabricaci n de productos o sustancias nuevos se presume salvo prueba en contrario que todo producto o sustancia de las mismas caracter sticas ha sido obtenido por el procedimiento patentado 3 En la pr ctica de las diligencias para la prueba en contrario prevista en el apartado anterior se tomar n en consideraci n los leg timos intereses del demandado para la protecci n de sus secretos de fabricaci n o de negocios e Art culo 76 1 Salvo pacto en contrario quien transmita una solicitud de patente o una patente o conceda una licencia sobre las mismas est obligado a poner a disposici n del adquirente o del licenciatario los conocimientos t cnicos que posea y que resulten necesarios para poder proceder a una adecuada explotaci n de la invenci n 2 El adquirente o licenciatario a quien se comuniquen conocimientos secretos estar obligado a adoptar las medidas necesarias para evitar su divulgaci n e Art culo 130 1 En la diligencia de comprobaci n el Juez con intervenci n del perito o peritos que a tal efecto haya designado y o das las manifestaciones de la persona con quien se entienda la diligencia determinar si las m quinas dispositivos o instalaciones inspeccionados pueden servir para llevar a cabo la violaci n alegada de la patente 4 En todo caso cuidar el Juez de que la diligencia de comprobaci n no sirva como medio para violar secretos industriales o para realizar actos que constituyan compet
12. n relativas a lotes Certificados de an lisis Facturas Documentos de embarque DMF e Esta documentaci n puede requerir la participaci n de Fabricante de los productos de partida Fabricante del principio activo Fabricante del producto terminado Comercializador Redes de distribuci n muy complejas 128 Supuestos en procedimientos judiciales en materia de patentes e Directiva 2003 94 CE de la Comisi n de 8 de octubre por la que se establecen los principios y directrices de las pr cticas correctas de fabricaci n de los medicamentos de uso humano y de los medicamentos en investigaci n de uso humano implementada por Real Decreto 2183 2004 de 12 de noviembre que modific el Real Decreto 1564 1992 de 18 de diciembre que desarrolla y regula el r gimen de autorizaci n de los laboratorios farmac uticos e importadores de medicamentos y la garant a de calidad de su fabricaci n industrial e Directiva 75 318 CEE del Consejo de 20 de mayo de 1975 relativa a la aproximaci n de las legislaciones de los Estados Miembros sobre normas y protocolos anal ticos t xico farmacol gicos y cl nicos en materia de pruebas de especialidades farmac uticas e Directiva 65 65 CEE del Consejo de 26 de enero de 1965 relativa a la aproximaci n de las disposiciones legales reglamentarias y administrativas sobre especialidades farmac uticas ies AMATIVIDAL QUADRAS advocats Supuestos
13. no sea el de poner de relieve la actividad il cita por contraria a la patente de la actora que se realizaba en las instalaciones No ha provocado el Sr Luis Carlos la actividad ilegal sino que ha comprobado que se efectuaba Por otra parte el secreto industrial no protege una hipot tica esfera de reserva o intimidad empresarial ha dicho autorizada doctrina sino que preserva los resultados del propio esfuerzo y el fomento del avance industrial y comercial El derecho al secreto industrial es de contenido patrimonial que no puede ser equiparado al derecho fundamental a la intimidad 81 El objeto de protecci n el secreto empresarial e SAP Alicante Sec 52 2 octubre 2000 AC 2000 1603 Lo que el art 18 1 garantiza es un derecho al secreto a ser desconocido a que los dem s no sepan qu somos o lo que hacemos vedando que terceros sean particulares o poderes p blicos decidan cu les sean los lindes de nuestra vida privada pudiendo cada persona reservarse un espacio resguardado de la curiosidad ajena sea cual sea lo contenido en ese espacio Del precepto constitucional se deduce que el derecho a la intimidad garantiza al individuo un poder jur dico sobre la informaci n relativa a su persona o a la de su familia pudiendo imponer a terceros su voluntad de no dar a conocer dicha informaci n o prohibiendo su difusi n no consentida lo que ha de encontrar sus l mites como es obvio en los restantes derechos fundamentales y bienes
14. perjuicios 36 AMATIVIDAL QUADRAS advocats CASO NECK amp NECK STS 754 2005 21 10 RJ 2005 8274 e AP Navarra e estimando la acci n de competencia desleal debemos declarar y declaramos Ser actos de competencia desleal la apertura y mantenimiento de los puntos de venta Neck Neck anteriormente franquiciados de Jacadi abiertos en Pamplona San Sebasti n Zaragoza Valladolid Bilbao y Vitoria Ser actos de competencia desleal el desarrollo de la red Neck amp Neck con base en la explotaci n del know how de Jacadi Ordenamos la cesaci n definitiva de los actos de competencia desleal prohibi ndose a los codemandados la explotaci n del know how de la actora Ordenamos a los codemandados a modificar la explotaci n de los puntos de venta Neck Neck mediante otro sistema de ventas decoraci n y modelos distintos de los actualmente empleados copiados de Jacadi Como consecuencia de los actos de competencia desleal condenamos a los citados demandados a pagar a Jacadi SA en concepto de indemnizaci n de da os y perjuicios lucro cesante da o a la imagen de la actora y derivados de la creaci n de una red paralela las cantidades que se acrediten en ejecuci n de sentencia 37 CASO NECK 8 NECK STS 754 2005 21 10 RJ 200518274 e La sentencia de 27 de septiembre de 1996 del TJCE cuya doctrina es reproducida en lo fundamental en la Sentencia de 30 de abril de 1998 califica el
15. 0101388990 e La Sentencia del Tribunal Supremo 21 de octubre de 2005 RJ 2005 8274 entiende que know how o saber c mo hacer es el Conocimiento o conjunto de conocimientos t cnicos que no son de dominio p blico y que son necesarios para la fabricaci n o comercializaci n de un producto para la prestaci n de un servicio o una ventaja sobre los competidores que se esfuerza en conservar evitando su divulgaci n Tambi n la Sentencia de 24 de octubre de 1979 RJ 1979 3459 24 10 1979 33 AMATIVIDAL QUADRAS advocats CASO FRANQUICIA MASAJES SAP Zaragoza 52 316 2010 17 5 JUR 20101388990 e A ade el Alto Tribunal que las caracter sticas de las que participa es El secreto entendido como dif cil accesibilidad en el sentido de que no es generalmente conocido o f cilmente accesible por lo que parte de su valor reside en la ventaja temporal que su comunicaci n confiere al franquiciado o licenciatario valoraci n de conjunto o global es decir no con relaci n a los elementos aislados sino articulados sustancialidad entendida como utilidad ventaja competitiva identificaci n apropiada y valor patrimonial aunque en realidad est insito en la utilidad para la organizaci n de una unidad o dependencia empresarial 34 AMATIVIDAL QUADRAS advocats CASO FRANQUICIA MASAJES SAP Zaragoza 52 316 2010 17 5 JUR 20101388990 e Enel mbito del know how en las franquicias el art culo 1 3 f de
16. CASO FRANQUICIA MASAJES SAP Zaragoza 52 316 2010 17 5 JUR 20101388990 e El siguiente motivo alegado por la parte es la consignado en el art culo 13 1 de la LCD e A falta de un concepto legal de secreto empresarial que permita deslindar en cada caso si concurre o no el referido tipo se ha de acudir al art culo 39 del ADPIC 31 CASO FRANQUICIA MASAJES SAP Zaragoza 52 316 2010 17 5 JUR 20101388990 e Enel supuesto concreto sometido a enjuiciamiento no se ha utilizado fraudulentamente ninguna informaci n confidencial como t cnicas instalaciones o medios para poner en marcha una nueva iniciativa empresarial servil copia de la de la actora No concurre por tanto aquel primer requisito que se exige sobre que la informaci n sea secreta en ese sentido de que no sea conocida ni f cilmente accesible sino que se trata de unos masajes aplicados tanto por la franquiciadora como por otras muchas entidades que se dedican a ese mismo objeto que tienen lugar en un ambiente seudo oriental en que suelen desarrollarse todas esas pr cticas ni tampoco concurre por ello el tercer requisito dicho aquel referente a la adopci n de las medidas razonables para mantener la informaci n en secreto pues en suma como se viene manteniendo se trata de unas t cnicas que pueden considerarse de general conocimiento en los mbitos propios en que normalmente se desarrollan 32 CASO FRANQUICIA MASAJES SAP Zaragoza 52 316 2010 17 5 JUR 2
17. DAs Confidential Non Disclosure Agreements Secrecy Agreements e Acuerdos de Know how Licencias Cesiones Acuerdos de colaboraci n y de joint venture 1 D 134 AMATIVIDAL QUADRAS advocats Cl usulas de confidencialidad e Ejemplo de expositivos The object of this agreement is to establish the conditions under which company AA agrees to disclose certain confidential information owned by the company to BB so that the latter may assess its interest in exploiting that information 135 AMATIVIDAL QUADRAS advocats Cl usulas de confidencialidad e Ejemplo de expositivos Whereas AA has developed and possesses certain information that is secret and concerns a piece of machinery consisting of Whereas BB is interested in manufscturing a piece of machinery with the same characteristics as that piece developed by AA and subsequently exploiting it in the ZZ industry 136 AMATIVIDAL QUADRAS advocats Cl usulas de confidencialidad e Determinaci n de qu ser confidencial en el marco del contrato AA agrees to disclose certain confidential information developed within the framework of its company business referred to below as the Confidential Information to BB and BB agrees to keep it secret in accordance with the provisions that this agreement contains 137 AMATIVIDAL QUADRAS advocats Cl usulas de confidencialidad e Definici n del objeto de licencia AA exc
18. El Know how y su protecci n en Espa a Miguel Vidal Quadras Oriol Ramon AMAT 1 VIDAL QUADRAS advocats AMATIVIDAL QUADRAS advocats Auto AN Penal 42 19 6 2001 JUR 2001 248770 e Es preciso destacar que cuando este Tribunal ha accedido a la entrega de los propios nacionales lo ha hecho teniendo en cuenta que se trataba de delitos de singular gravedad violaci n Auto de 28 de julio de 1 998 tr fico de estupefacientes Autos de 30 de julio de 1 998 y 17 de junio de 1999 y estafa agravada por afectar a m ltiples perjudicados Auto de 21 de mayo de 1999 Por el contrario en el presente caso los diversos delitos que sirven de fundamento a la petici n de extradici n apoderamiento il cito de documentos y revelaci n de secretos industriales no dan lugar en Espa a a una responsabilidad grave A ello se a ade la existencia de un acuerdo alcanzado entre el consorcio General Motors Opel y el grupo Volkswagen cuyos efectos tambi n se extender an al reclamado 2 El secreto empresarial Informaci n de clientes Panos ae aening marketing expansi n contracci n mercados de inter s contrataci n posibles inter s en absorciones nuevos productos servicios invenciones y descubrimientos listas requisitos historial de pagos historial personal informaci n sobre personas de contactos m todos de adquisici n de bienes servicios informaci n de precios para clientes especiales ae Productos Ser
19. SCHINDLER STS 97 2009 25 2 RJ 200911512 e se imputa violaci n de secretos que calificarian la conducta como desleal art culo 13 1 LCD y que en el caso se habr a de traducir en la explotaci n de los listados de clientes y de otras informaciones sobre precios y condiciones que habr an de tener la consideraci n de secretos empresariales a los efectos de poder ser encuadrada su explotaci n en las previsiones del precepto se alado e Ha de destacarse que los demandados han podido tener acceso leg timo con lo que se trasladar a la cuesti n al punto de determinar si pesaba sobre los demandados un especial deber de reserva art culo 13 1 LDC que en el contexto en que se produce no parece haya de extenderse a los conocimientos y relaciones que hayan adquirido precisamente en el desempe o de las funciones adem s de que no se trata en puridad de secretos empresariales pues la informaci n utilizada no es realmente secreta en t rminos de utilidad y valor que el sujeto en cuesti n la actora ha conferido a la informaci n en cuesti n desde el punto y hora en que no ha tomado medidas para salvaguardarla o protegerla 23 SAP Barcelona 152 424 2009 16 12 JUR 20101116884 e sea bajo la ptica del art 5 LCD o bien del art 13 el reproche de deslealtad se desvanece adem s de por las razones arriba expresadas porque no hay debida constancia de qu tecnolog a constitutiva de secreto empresarial fue cedida y es objeto d
20. a y con car cter excepcional el tribunal podr reclamar que se presenten ante l los libros o su soporte inform tico siempre que se especifiquen los asientos que deben ser examinados 116 AMATIVIDAL QUADRAS advocats El secreto empresarial y la LEC e Art 32 Cco 1 La contabilidad de los empresarios es secreta sin perjuicio de lo que se derive de lo dispuesto en las Leyes 2 La comunicaci n o reconocimiento general de los libros correspondencia y dem s documentos de los empresarios s lo podr decretarse de oficio o a instancia de parte en los casos de sucesi n universal suspensi n de pagos quiebras liquidaciones de sociedades o entidades mercantiles expedientes de regulaci n de empleo y cuando los socios o los representantes legales de los trabajadores tengan derecho a su examen directo 3 En todo caso fuera de los casos prefijados en el p rrafo anterior podra decretarse la exhibici n de los libros y documentos de los mpresarios a instancia de parte o de oficio cuando la persona a e quien pertenezcan tenga inter s o responsabilidad en a asunto en que proceda la exhibici n El reconocimiento se contraer exclusivamente a los puntos que tengan relaci n con la cuesti n de que se trate 117 AMATIVIDAL QUADRAS advocats El secreto empresarial y la LEC e Art 33 CCo 1 El reconocimiento al que se refiere el art culo anterior ya sea general o particular se har en el establecimiento
21. al determinada se encuentra vigente respecto de las personas que cesan en la empresa mientras est en condiciones de aportar un valor econ mico Y en este supuesto a ello se a ade el compromiso pactado por el recurrente expl citamente con la empresa m s all de la extinci n laboral prolong ndose durante dos a os a partir de tal cese 63 AMATIVIDAL QUADRAS advocats STS Penal 285 2008 12 5 RJ 200813583 e El recurrente incurri en la conducta t pica de cesi n dentro de la que sin duda hay que incluir la autocesi n de un secreto de empresa contraviniendo la obligaci n legal que como fuente de la reserva le ven a impuesta por su condici n de empleado de la empresa y por su contrato laboral accediendo tambi n con toda l gica a tal informaci n durante la vigencia del contrato y antes de extinguirse la relaci n laboral 64 AMATIVIDAL QUADRAS advocats STS Penal 285 2008 12 5 RJ 200813583 e el deber de reserva no termin con el fin de la relaci n laboral como pretende la Sala de instancia El tipo del art 279 CP RCL 1995 3170 y RCL 1996 777 aplicado se caracteriza por la infracci n de un deber extrapenal especifico de guardar secreto que seg n entiende la doctrina con independencia de la cl usula de duraci n determinada eventualmente contratada se encuentra vigente respecto de las personas que cesan en la empresa mientras el secreto est en condiciones de aportar un
22. arec a de justificaci n 19 AMATIVIDAL QUADRAS advocats CASO GIESA SCHINDLER STS 97 2009 25 2 RJ 200911512 Ponente Francisco Mar n Cast n e Porregla general la mera captaci n y trasvase de trabajadores de una empresa a otra que se va a fundar o ya fundada no constituye competencia desleal como tampoco lo es el que un trabajador o directivo de una empresa pase a otra para ejercer la misma actividad profesional aprovechando su experiencia y conocimientos SSTS 11 10 99 RJ 1999 7323 en rec 531 95 1 4 02 SIC RJ 2002 2530 en rec 3363 91 24 11 06 RJ 2007 262 en rec 369 00 y 14 3 07 RJ 2007 2229 en rec 480 00 pues lo contrario supondr a tanto como negar la movilidad laboral 20 CASO GIESA SCHINDLER STS 97 2009 25 2 RJ 200911512 e Los demandados eran empleados de la actora antes denominada Giesa Schindler SA encargados de la instalaci n y conservaci n de los ascensores que ten a contratados en Puertollano desde m s de 20 a os antes e 18 2 1993 constituyen la sociedad Ascensores Puertollano SL para dedicarse a la instalaci n y conservaci n de ascensores e 3 1993 pidieron el cese en la empresa e 4 4 1993 reingresan al servicio de Giesa Schindler e 6 9 1996 vuelven a causar baja y desde la sociedad por ellos constituida captaron clientes para conservaci n de ascensores de los contratados por Schindler en Puertollano e De 6 9 1996 a 15 9 1996 suscriben 70 contratos
23. as para terceros o gue el aprendizaje o la adquisici n de experiencias por stos puede resultar dificultoso o ya que se trata de un bien en sentido t cnico jur dico por poseer las caracter sticas propias de esta idea como son el valor patrimonial y la entidad para ser objeto de negocios jur dicos integrante de un aut ntico bien inmaterial 45 CASO NECK 8 NECK STS 754 2005 21 10 RJ 200518274 e Yen la jurisprudencia de las Audiencias Provinciales donde es objeto de numerosos pronunciamientos relacionados con contratos de franquicia se manifiesta con una gran amplitud y as se hace referencia a metodolog a de trabajo t cnicas operativas t cnicas comerciales ya experimentadas conjunto de conocimientos t cnicos o sistemas de comercializaci n propios de franquiciador como rasgo que le diferencia de otras empresas que comercian en el mismo tr fico conjunto de t cnicas y m todos para la instalaci n comercializaci n y explotaci n identific ndose en la presentaci n de los locales servicios prestados productos pol tica de publicidad 46 AMATIVIDAL QUADRAS advocats CASO NECK amp NECK STS 754 2005 21 10 RJ 2005 8274 e Negar la existencia del know how del franquiciador cuando nada se reclamo durante la vigencia del contrato supone desconocer como ya se expuso el car cter de requisito b sico del contrato de franquicia que tiene la transmisi n del know how
24. ci n de secretos AMATIVIDAL QUADRAS advocats Original Artist Reproduction rights obtainable trom Www CartoonStock com ae Need I remind you Doctor that you signed over intellectual property rights to the lab 0 Ley de Competencia Desleal Art culo 13 Violaci n de secretos 1 Se considera desleal la divulgaci n o explotaci n sin autorizaci n de su titular de secretos industriales o de cualquier otra especie de secretos empresariales a los que se haya tenido acceso leg timamente pero con deber de reserva o ilegitimamente a consecuencia de alguna de las conductas previstas en el apartado siguiente o en el art culo 14 2 Tendr asimismo la consideraci n de desleal la adquisici n de secretos por medio de espionaje o procedimiento an logo 3 La persecuci n de las violaciones de secretos contempladas en los apartados anteriores no precisa de la concurrencia de los requisitos establecidos en el art culo 2 No obstante ser preciso que la violaci n haya sido efectuada con nimo de obtener provecho propio o de un tercero o de perjudicar al titular del secreto Ley de Competencia Desleal Art culo 14 Inducci n a la infracci n contractual 1 Se considera desleal la inducci n a trabajadores proveedores clientes y dem s obligados a infringir los deberes contractuales b sicos que han contra do con los competidores 2 La inducci n a la terminaci n regular de un contrato o el aprov
25. con otros tantos clientes de Schindler con simult nea resoluci n de los contratos que les ligaban con esta empresa e 23 9 1996 ya llegaban a 86 lo clientes captados y a 100 los ascensores 21 CASO GIESA SCHINDLER STS 97 2009 25 2 RJ 200911512 e entiende el Juzgado que no ha habido violaci n de secretos ya que en la mayor a de las Comunidades de Propietarios se indica en un cartel qu empresa tiene encargado el ascensor de modo que no era un secreto que lo ten a Schindler ni imitaci n de contratos ya que la actora no ten a un derecho de exclusiva ni inducci n a la infracci n contractual ya que los demandados ofrecen sus precios y contratos y las Comunidades de Propietarios libremente escogen No se valora tampoco que los demandados se aprovecharan del conocimiento del mercado y de las relaciones con los clientes que hab an adquirido y consolidado mientras prestaban servicios en la empresa actora lo que no cabe considerar desleal Los contratos de mantenimiento se firmaron despu s de la marcha de los demandados de la empresa y la incorporaci n de nuevos clientes tiempo despu s los d as 15 y 23 de septiembre cuando hab an marchado el d a 6 Al Juzgado le parece que nueve d as para preparar y firmar los contratos es tiempo suficiente para desestimar que la captaci n de clientes se hubiera producido anteriormente mientras los demandados todav a se encontraban prestando servicios para la actora 22 CASO GIESA
26. covery is not limited to issues raised by the pleadings for discovery itself is designed to help define and clarify the issues Nor is discovery limited to the merits of the case for a variety of fact oriented issues may arise during litigation that are not related to merits 92 Estados Unidos y las protective orders e Excepciones Informaci n privilegiada a n siendo relevante e Baldrige v Shapiro 102 S Ct 1103 1112 1982 If privilege exists information may be withheld even if relevant to the lawsuit and essential to the establishment of plaintiff s claim Excepci n a la excepci n que la informaci n sea estrictamentenecesaria en relaci n con la tutelapretendida e Liberty Lobby Inc v Anderson 96 FRD 10 11 12 DDC 1982 whether this is the rare or exceptional case in which the disclosure of the source is critically necessary as going to the heart of the plaintiff s case If the information sought cannot be obtained from an alternative source disclosure may ultimately be required if the requesting litigant has shown that he has exhausted every reasonable alternative source of information 93 Estados Unidos y las protective orders e Informaci n privilegiada vs secretos empresariales Es otro tipo de informaci n por ej comunicaciones entre cliente y abogado paciente y m dico p rroco y confesor secretos gubernamentales no declarar contra uno mismo ide
27. d Confidential Information when the Party that receives it can provide incontrovertible proof that a it was already in the public domain at the time the Contract was signed b it came into the public domain by being published or in any other manner without this Contract having been infringed c it was in that Party s possession before that Party received it and was not directly or indirectly acquired from the other Party and or its subsidiaries 141 AMATIVIDAL QUADRAS advocats Cl usulas de confidencialidad d the Party that received it became aware of it through a third party entitled to disclose that information e it must be disclosed to the public authorities by a legal imperative provided the Party requested to provide the information notifies the other Party thereof without delay before its legal publication insofar as is possible from a legal and practical point of view and also provides only the legally requested part of the information also insofar as is possible from a legal and practical point of view 142 AMATIVIDAL QUADRAS advocats Cl usulas de confidencialidad e Publicaciones y Universidad AA shall make the utmost effort to ensure that the University publishes articles in scientific journals provided that does not jeopardise the confidentiality of the information To this end the University shall send AA the articles it intends to publish or the information it intends to dissemi
28. d to AA s know how is owned exclusively by AAA and must be used confidentially It must only be used by BB s employees within the framework of the licensed activities and shall not be disclosed to third parties BBB shall take all reasonable steps to ensure that this clause is complied with 147 AMATIVIDAL QUADRAS advocats Cl usulas de confidencialidad e Medidas de garant a BB shall be liable for the damages arising from the breach of the confidentiality obligations by the staff that work for it as well as any person or company it contracts to take part in any form of collaboration established herein The confidentiality obligation shall remain in force after the termination or cancellation of this agreement 148 AMATIVIDAL QUADRAS advocats Cl usulas de confidencialidad e Cl usula postcontractual Following the termination of this contract the licensee shall hand over any forms of documentation to the licensor and destroy the physical and electronic copies and computer files in its possession that contain such information and refrain from using it in the future and disclosing or communicating it to third parties while it remains confidential 149 AMATIVIDAL QUADRAS advocats Cl usulas de confidencialidad e Fecha de extinci n de la obligaci n This confidentiality clause shall remain in force as long as this agreement remains in force and after ts termination
29. dad no es generalmente conocido o f cilmente accesible por lo que parte de su valor reside en la ventaja temporal que su comunicaci n confiere al franquiciado o licenciatario y valoraci n de conjunto o global es decir no con relaci n a los elementos aislados sino articulados sustancialidad entendida como utilidad ventaja competitiva identificaci n apropiada y valor patrimonial aunque en realidad est insito en la utilidad 43 CASO NECK amp NECK STS 754 2005 21 10 RJ 2005 8274 e El art 1 3 f del Reglamento 4 087 88 que es aplicable a las franquicias de distribuci n define el Know how como el conjunto de conocimientos practicos no patentados derivados de la experiencia del franquiciador y verificados por ste que es secreto sustancial e identificado concretando estos conceptos en las letras g h e i del propio apartado 3 del art 1 P CASO NECK 8 NECK STS 754 2005 21 10 RJ 200518274 e En la doctrina jurisprudencial la Sentencia de 24 de octubre de 1979 RJ 1979 3459 recoge un concepto descriptivo diciendo que lo que doctrinalmente se denomina Know How es decir el saber hacer puede tener por objeto elementos materiales y elementos inmateriales bien se considere que sea un bien en sentido jur dico determinado por tratarse de una situaci n de hecho consistente en que las circunstancias de la empresa que constituye el objeto del secreto son desconocid
30. de aquel en cuyo poder se hallen y tras o rle resolver lo procedente Dicha resoluci n no ser susceptible de recurso alguno pero la parte a quien interese podr reproducir su petici n en la segunda instancia Cuando estuvieren dispuestos a exhibirlos voluntariamente no se les obligar a que los presenten en la Oficina judicial sino que si as lo exigieren ir el Secretario judicial a su domicilio para testimoniarlos 2 A los efectos del apartado anterior no se considerar n terceros los titulares de la relaci n jur dica controvertida o de las que sean causa de ella aunque no figuren como partes en el juicio 108 AMATIVIDAL QUADRAS advocats El secreto empresarial y la LEC e Art 332 LEC Deber de exhibici n de entidades oficiales 1 Las dependencias del Estado Comunidades Aut nomas provincias Entidades locales y dem s entidades de Derecho p blico no podr n negarse a expedir las certificaciones y testimonios que sean solicitados por los tribunales ni oponerse a exhibir los documentos que obren en sus dependencias y archivos excepto cuando se trate de documentaci n legalmente declarada o clasificada como de car cter ada o secreto En este caso se dirigir al tribunal exposici n razonada sobre dicho car cter 2 Salvo que exista un especial deber legal de secreto o reserva las entidades y empresas que realicen servicios p blicos o est n encargadas de actividades del Estado de las Comunidades A
31. de no concurrencia entre TAMOIN y sus trabajadores en cuesti n No puede deslindarse lo que ya ten a aprendido cuando fue contratado por TAMOIN de lo que aprendi de nuevo pero atendiendo incluso al propio perito de TAMOIN lo esencial es el bagaje de uno en el campo en cuesti n m s que las instrucciones 61 AMATIVIDAL QUADRAS advocats CASO TEAMINC SAP Tarragona 12 95 2008 10 3 JUR 2008 164871 e Tal y como se ala la doctrina la diferenciaci n entre las capacidades habilidades y experiencia profesional y el secreto industrial no es f cil y debe irse caso a caso En el presente no ha quedado suficientemente acreditado art 217 LECiv RCL 2000 34 962 que estemos ante un supuesto de secreto industrial revelado a trav s de la captaci n de trabajadores que ser a la combinaci n aqu discutida de los requisitos que marcan los arts 13 1 y 14 LDC RCL 1989 1591 En consecuencia no ha lugar a indemnizaci n alguna por no existir competencia desleal respecto a los aspectos enjuiciados art 18 LCD RCL 1991 71 62 AMATIVIDAL QUADRAS advocats STS Penal 285 2008 12 5 RJ 200813583 e el deber de reserva no termin con el fin de la relaci n laboral como pretende el recurrente El tipo del art 279 aplicado se caracteriza por la infracci n de un deber extrapenal espec fico de guardar secreto que seg n entiende la doctrina independientemente de la eventual cl usula de duraci n contractu
32. del empresario en su presencia o en la de la ersona que comisione debiendo adoptarse ER medidas oportunas para la debida conservaci n y custodia de los libros y documentos 2 En cualquier caso la persona a cuya solicitud se decrete el reconocimiento podr servirse de auxiliares t cnicos en la forma y n mero que el Juez considere necesario 118 El secreto empresarial y la LEC e AJM3 de Barcelona de 30 de mayo de 2005 Procedimiento Ordinario 180 2005 Debe darse la raz n a la parte demandante respecto de los t rminos en los que se ha realizado el requerimiento t rminos que nicamente deben establecerse respecto del deber de exhibici n en los t rminos y plazos previstos en las leyes procesales art culo 327 de la LEC sin que sea posible la exigencia de aportaci n de los mismos a los autos dado que ello vulnerar a el art culo 32 del C digo de Comercio 119 Supuestos en procedimientos judiciales en materia de patentes 1 La protecci n de la informaci n confidencial en las Diligencias de Comprobaci n de Hechos art 129 y ss LP Finalidad obtener prueba en relaci n con una eventual infracci n de derechos de patente Inspecci n por sorpresa Comisi n judicial Juez y perito s Protecci n de la informaci n confidencial art 130 LP 120 Supuestos en procedimientos judiciales en materia de patentes e Art 130 2 3 y 4 LP 2 Cuando el Juez considere que no es
33. del franquiciador Supone tambi n ignorar el propio contenido de los contratos de autos de los que claramente se deduce que la denominaci n y el r tulo Jacadi se concede subordinado a un know how para la comercializaci n de prendas infantiles y en los que expl citamente se asume la obligaci n de explotar los puntos de venta bajo el r tulo Jacadi con los distintivos colores m todos de decoraci n escaparates servicios de venta fijados por aquella y que constituyen el Know how del franquiciador Y supone asimismo contradecir la propia conducta observada durante la vigencia del contrato pues como pone de relieve el escrito de impugnaci n del recurso de casaci n Dn por medio de un fax de fecha de 20 de enero de 1994 m s de dos a os despu s de celebrados los contratos manifest que Jacadi ofrece algo que nadie puede igualar el estilo de la ropa de la personalidad y de las tiendas Jacadi documento n m 22 de los acompa ados con la demanda 47 CASO NECK 8 NECK STS 754 2005 21 10 RJ 200518274 e cabe negar la existencia de una informaci n comprensiva de un conjunto de datos o conocimientos que resultan de la experiencia en la materia que son de naturaleza t cnica y aplicables a la pr ctica y que en la perspectiva del comercio que es la contemplada en la franquicia de distribuci n dicha informaci n resulta relevante para al menos mejorar la comercializaci n e para apr
34. e explotaci n por la demandada Es m s la actora se limita a denunciar como il cito desleal que la demandada despu s de finalizar el contrato continuara comercializando o explotando la actividad en pavimentos impresos sobre hormig n sector del mercado que a juicio de la actora ten a vetado intervenir directa o indirectamente durante dos a os en virtud del pacto de no competencia post contractual Sin embargo ello no es suficiente para dejar debida constancia de que la demandada tras la finalizaci n del contrato ha explotado la tecnolog a o secretos empresariales de la actora m xime cuando es un hecho incontrovertido que en el sector comercial del pavimento impreso operan una pluralidad de empresas y es adem s un hecho probado documentos 4 a 10 de la contestaci n a la demanda que la demandada con mayores o menores beneficios tambi n se dedicaba a dicha actividad antes de contratar con la actora m s concretamente desde 1995 No procede declarar la deslealtad por explotaci n de secretos empresariales ex art 13 LCD por no resultar probado ni haber aportado la actora datos para ello que la actividad realizada por la demandada con posterioridad a la finalizaci n del contrato constitu a la explotaci n del know how de la actora o de otros secretos industriales o empresariales 24 CASO PRONOVIAS SAP Barcelona 152 443 2005 26 10 AC 20061365 e Hay que anotar tambi n como hemos indicado en otras resoluciones que deb
35. e la informaci n requerida que adem s en ltima instancia podr a ser puesta en conocimiento del solicitante 76 Revelaci n de informaci n Art 54 LP el tercero de buena fe que con anterioridad a la fecha de solicitua de la patente hubiese venido explotando el objeto de la invenci n deber acreditarlo y por tanto deber revelar su concreta realizaci n Art 127 LP la acci n de no infracci n exigir la previa revelaci n de la realizaci n respecto de la cual se pretenda la declaraci n de no infracci n e Al margen de la LP Ej revelaci n de la composici n cuantitativa y cualitativa espec fica de un producto susceptible de ser perjudicial para la salud listado de clientes y proveedores en una contienda en derecho laboral las intenciones comerciales futuras de una compa a su situaci n financiera estructura de personal etc 77 Revelaci n de informaci n e Intereses en juego Necesidad de mantener el secreto Derecho a la tutela judicial efectiva Indefensi n Efectos de la carga de la prueba Art 289 1 LEC Forma de practicarse la prueba principio de contradicci n Las pruebas se practicar n contradictoriamente en vista publica o con publicidad y documentaci n similares si no se llevasen a efecto en la sede del tribunal 78 AMATIVIDAL QUADRAS advocats El objeto de protecci n el secreto empresarial e G MEZ SEGADE Jos Anton
36. echamiento en beneficio propio o de un tercero de una infracci n contractual ajena s lo se reputar desleal cuando siendo conocida tenga por objeto la difusi n o explotaci n de un secreto industrial o empresarial o vaya acompa ada de circunstancias tales como el enga o la intenci n de eliminar a un competidor del mercado u otras an logas 12 AMATIVIDAL QUADRAS advocats Art 13 LCD Actos que son desleales e La actividad del infractor consiste en la divulgaci n o la explotaci n del secreto sin autorizaci n del titular e Tiene como finalidad obtener un provecho en beneficio propio obtener un provecho en beneficio de un tercero perjudicar al titular de un secreto 13 AMATIVIDAL QUADRAS advocats Art 13 LCD El acceso a la comunicaci n e Acceso leg timo con deber de reserva e Acceso ileg timo por medio de espionaje o procedimiento an logo Mediante inducci n a la infracci n contractual establecida de los deberes adquiridos con competidores por parte de e trabajadores e proveedores e clientes e dem s obligados AMATIVIDAL QUADRAS advocats CASO PRODUCTOS INFORM TICOS SAP Madrid 282 231 2010 15 10 JUR 2011137159 e Ante la falta de definici n legal de secretos industriales o empresariales podemos entender como tales el conjunto de informaciones o conocimientos que no son de dominio p blico y que son necesarios para la fabricaci n o com
37. eciar la existencia estructural de un know how concreto como el del caso ha de tomarse muy en cuenta el conjunto de sus elementos el conjunto del mismo configurado globalmente o en la configuraci n y articulaci n precisa de sus elementos y no a aquellos en su contemplaci n individual o aislada te AMATIVIDAL QUADRAS advocats Reglamento 772 2004 CE de 7 de abril RECATT 1 A efectos del presente Reglamento se entender por b acuerdo de transferencia de tecnologia un acuerdo de licencia de patentes un acuerdo de licencia de conocimientos t cnicos un acuerdo de licencia de los derechos de autor de programas de ordenador o un acuerdo mixto de licencia de patentes de conocimientos t cnicos o de los derechos de autor de programas inform ticos 1 For the purposes of this Regulation the following definitions shall apply b technology transfer agreement means a patent licensing agreement a know how licensing agreement a software copyright licensing agreement or a mixed patent know how or software copyright licensing agreement 7 Reglamento 772 2004 CE de 7 de abril RECATT i conocimientos t cnicos un conjunto de informaci n pr ctica no patentada derivada de pruebas y experiencias que es i secreta es decir no de dominio p blico o f cilmente accesible ii sustancial es decir importante y til para la producci n de los productos contractuales iii determinada es decir
38. egistros judiciales Las personas que acrediten un inter s leg timo podr n acceder a los libros archivos y registros judiciales que no tengan car cter reservado y obtener a su costa testimonio o certificaci n de los extremos que indiquen 105 AMATIVIDAL QUADRAS advocats El secreto empresarial y la LEC e Art 338 LEC Deber de exhibici n documental entre partes 1 Cada parte podr solicitar de las dem s la exhibici n de documentos que no se hallen a disposici n de ella y que se refieran al objeto del proceso o a la eficacia de los medios de prueba 2 A la solicitud de exhibici n deber acompa arse copia simple del documento y si no existiere o no se dispusiere de ella se indicar en los t rminos m s exactos posibles el contenido de aquel 3 En los procesos seguidos por infracci n de un derecho de propiedad industrial o de un derecho de propiedad intelectual cometida a escala comercial la solicitud de exhibici n podr extenderse en particular a los documentos bancarios financieros comerciales o aduaneros producidos en un determinado per odo de tiempo y que se presuman en poder del demandado La solicitud deber acompa arse de un principio de prueba que podr consistir en la presentaci n de una muestra de los ejemplares mercanc as o productos en los que se hubiere materializado la infracci n A instancia de cualquier interesado el tribunal podr atribuir car cter reservado a las actuacio
39. ely do not give details because they are confidential It is sufficient to observe that the final product contains as have said about 90 AMATIVIDAL QUADRAS advocats Estados Unidos y las protective orders e Art 26 B Federal Rules of Civil Procedure FRCP Unless otherwise limited by court order the scope of discovery is as follows Parties may obtain discovery regarding any nonprivileged matter that is relevant to any party s claim or defense including the existence description nature custody condition and location of any documents or other tangible things and the identity and location of persons who know of any discoverable matter For good cause the court may order discovery of any matter relevant to the subject matter involved in the action Relevant information need not be admissible at the trial if the discovery appears reasonably calculated to lead to the discovery of admissible evidence All discovery is subject to the limitations imposed by Rule 26 b 2 C 91 Estados Unidos y las protective orders e Objeto del discovery la informaci n relevante Oppenheimer Fund Inc v Sanders 437 US 340 351 1978 Relevant has been construed broadly to encompass any matter that bears on or that reasonable could lead to other matter that could bears on any issue that is or may be in the case Consistently with the notice pleading system established by the Rules dis
40. en distinguirse del secreto empresarial aquellas informaciones que formen parte de las habilidades capacidades y experiencia profesionales de car cter general de un sujeto En este sentido las habilidades capacidades experiencia y conocimiento del sector o actividad que componen la formaci n y capacitaci n profesional del trabajador que sin duda por esas razones es incorporado a la empresa de la competencia son de libre e incluso necesario uso por el mismo con el consiguiente aprovechamiento por la nueva empresa que lo emplea en el ulterior desarrollo de su vida laboral normalmente dedicada al mismo sector en el que ha adquirido aquellos valores El l mite vendr a representado por aquellos conocimientos o informaci n titularidad de hecho del empresario que constituyen secreto empresarial al cual se ha tenido acceso leg timamente en tanto se manten a su relaci n con la anterior empresa pero con deber de reserva art 13 1 LCD RCL 1991 71 25 CASO PRONOVIAS SAP Barcelona 152 443 2005 26 10 AC 20061365 e Esas capacidades o habilidades son independientes por ello de los secretos empresariales que deben distinguirse de aquellos conocimientos adquiridos por el trabajador y por tanto necesarios para hacer uso de su derecho constitucional a desarrollar un trabajo aunque sea en una empresa de la competencia e La dificultad reside naturalmente en deslindar de un lado los conocimientos que objetivamente pertenece
41. en procedimientos judiciales en materia de patentes e El tribunal deber adoptar las medidas de protecci n adecuadas para que esta confidencialidad sea mantenida incluso evitando que la parte que solicita su exhibici n tenga acceso a la totalidad de los documentos AJM2 de 29 de abril de 2005 Procedimiento Ordinario 1 2004 Debe recordarse que el DMF tiene una parte restringida o cerrada que es entregada directamente por el fabricante a las autoridades sanitarias parte a cuyo contenido la recurrente tendr a acceso incluso aun cuando practicada la prueba propuesta se concluyera que su pretensi n no estaba fundada El derecho de defensa de los actores queda garantizado con la exhibici n del DMF al perito designado judicialmente Vid supra Providencia JM1 Barcelona 13 octubre 2010 Procedimiento Ordinario 597 2010 130 Conclusiones e Necesaria sensibilizaci n de los Tribunales para preservar la confidencialidad de la informaci n que constituye secreto empresarial aportada en un procedimiento judicial e Conjugar el derecho a mantener en secreto determinada informaci n con el derecho a obtener una tutela judicial efectiva impidiendo as que el hecho de escudarse en una eventual confidencialidad convierta en ineficaz el procedimiento judicial e Posibilidad de adoptar rdenes distintas en atenci n a la informaci n aportada y a su relevancia en relaci n con el objeto del procedimiento judicial
42. encia desleal 68 AMATIVIDAL QUADRAS advocats 2 La protecci n de la informaci n confidencial en los procedimientos judiciales 69 AMATIVIDAL QUADRAS advocats Revelaci n de informaci n e Art 24 1 CE Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses leg timos sin que en ning n caso pueda producirse indefensi n e Art 217 2 3 LEC Corresponde al actor la carga de probar los hechos de los que ordinariamente se desprendan seg n las normas jur dicas aplicables sus pretensiones Corresponde al demandado la carga de probar los hechos que seg n las normas jur dicas aplicables impidan extingan o enerven la eficacia jur dica de los hechos probados por el actor 70 Revelaci n de informaci n e Las partes del procedimiento judicial pueden verse en la necesidad de revelar para lograr la tutela judicial pretendida informaci n confidencial que hasta la fecha se hab a decidido mantener en secreto por cuanto su desconocimiento por la competencia proporcionaba un privilegio competitivo al poseedor del secreto 71 Revelaci n de informaci n e M todos de fabricaci n Para introducir un tap n en un envase tetrabrick Para cerrar una bolsa de pl stico de patatas fritas Ingredientes secretos Elementos de un proceso de obtenci n de un producto farmac uticos e Planos e Los componen
43. ercializaci n de un producto para la producci n o prestaci n de un servicio o bien para la organizaci n y financiaci n de una empresa 15 AMATIVIDAL QUADRAS advocats CASO PRODUCTOS INFORM TICOS SAP Madrid 282 231 2010 15 10 JUR 2011137159 e Siguiendo el art culo 39 2 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio ADPIC BOE de 24 de enero de 1995 para que la informaci n empresarial pueda considerarse secreto y sea susceptible de protecci n es necesario que concurran los siguientes requisitos 1 que no sea generalmente conocida ni f cilmente accesible para personas introducidas en los c rculos en que normalmente se utiliza el tipo de informaci n en cuesti n 2 que tenga un valor comercial por ser secreta y 3 que haya sido objeto de medidas razonables atendidas las circunstancias para mantenerla secreta tomadas por la persona que leg timamente la controla tambi n en sentido an logo art culo 1 7 del Reglamento CEE n m 556 89 de la Comisi n de 30 de noviembre de 1988 relativo a la aplicaci n del apartado 85 del Tratado a determinadas categor as de acuerdos de licencia de Know How CASO PRODUCTOS INFORM TICOS SAP Madrid 282 231 2010 15 10 JUR 2011137159 e Pues bien dif cilmente habr a podido mediar en el presente caso el il cito de violaci n de secretos del art culo 13 de la LCD pues ni las informaciones que formen parte de las
44. gue a terceros o sea adquirida o utilizada por terceros sin su consentimiento de manera contraria a los usos comerciales honestos 10 10 A los efectos de la presente disposici n la expresi n de manera contraria a los usos comerciales honestos significar por lo menos las pr cticas tales como el incumplimiento de contratos el abuso de confianza la instigaci n a la infracci n e incluye la adquisici n de informaci n no divulgada por terceros que supieran o que no supieran por negligencia grave que la adquisici n implicaba tales pr cticas Art 39 ADPIC en la medida en que dicha informaci n a sea secreta en el sentido de que no sea como cuerpo o en la configuraci n y reuni n precisas de sus componentes generalmente conocida ni f cilmente accesible para personas introducidas en los c rculos en que normalmente se utiliza el tipo de informaci n en cuesti n y b tenga un valor comercial por ser secreta y C haya sido objeto de medidas razonables en las circunstancias para mantenerla secreta tomadas por la persona que leg timamente la controla AMATIVIDAL QUADRAS advocats La protecci n legal de los secretos e Como acto de competencia desleal e Empleados y trabajadores Durante la vigencia del Contrato y tras la terminaci n e Altos Directivos Exclusividad e Administradores Deber n guardar secreto sobre las informaciones de car cter confidencial e Como delito Revela
45. habilidades capacidades y experiencia profesionales de car cter general de un sujeto ni el conocimiento y relaciones que pueda tener con la clientela aunque lo haya adquirido en el desempe o de sus funciones para otro pueden ser consideradas como secreto empresarial 17 AMATIVIDAL QUADRAS advocats CASO PRODUCTOS INFORM TICOS SAP Madrid 282 231 2010 15 10 JUR 2011137159 e Alegar como se hac a en la demanda que los secretos industriales eran la t cnica de reparaci n de circuitos impresos de placas base y tarjetas gr ficas cuando no se ha acreditado qu peculiaridad significativa es la que aqu lla supone sobre los conocimientos que pueda tener no ya un experto sino incluso un simple operario en la materia ni qu grado de protecci n merec an no reviste rigor jur dico suficiente lo mismo entendemos aplicable al alegato de que los secretos comerciales eran la fiabilidad t cnica de los proveedores o las opiniones y criterios de los clientes lo que adem s resulta sumamente vago 18 CASO PRODUCTOS INFORM TICOS SAP Madrid 282 231 2010 15 10 JUR 2011137159 e En suma no se nos ha acreditado que la parte demandada se apoderase de algo de la contraparte que adem s de tener valor comercial hubiese sido objeto de sometimiento a medidas razonables habida cuenta de las circunstancias para mantenerlo en secreto art culo 39 ADPIC Por lo que la invocaci n de este tipo de la Ley de Competencia Desleal c
46. io El secreto industrial know how Concepto y Protecci n Ed Tecnos Madrid 1974 Todo conocimiento reservado sobre ideas productos o procedimientos industriales que el empresario por su valor competitivo para la empresa desea mantener ocultos e Presupuestos Que su objeto sea secreto no sea notorio Que tenga para la empresa un valor econ mico actual o potencial por suponer una ventaja respecto del resto de operadores Que sea manifiesta la voluntad de mantener el secreto 79 AMATIVIDAL QUADRAS advocats El objeto de protecci n el secreto empresarial e Existencia de elementos subjetivos v derechos personal simos Pueden ser objeto de negocios jur dicos e Derecho de car cter patrimonial STS 4 mayo 2005 RJ 2005 1775 SAP Alicante Sec 52 2 octubre 2000 AC 2000 1603 e Exclusiva de facto del titular e Naturaleza intangible v derechos propiedad industrial No es oponible erga omnes e Fundamento art 38 CE e Protecci n a trav s de las normas LCD art 13 LCD STS 24 octubre 1979 RJ 1979 3459 Art 278 a 280 CP 80 AMATIVIDAL QUADRAS advocats El objeto de protecci n el secreto empresarial e STS 4 mayo 2005 RJ 2005 1775 La visita del detective privado ocultando su condici n y alegando la condici n de representante de una sociedad que quiere comprar Ganisetr n no se sabe bien qu violaci n de secreto industrial ha producido como
47. l Reglamento europeo 4087 88 LCEur 1988 1748 lo define como El conjunto de conocimientos pr cticos no patentados derivados de la experiencia del franquiciador y verificados por ste que es secreto substancial e identificado e la prueba practicada no ha acreditado que los masajes corporales proporcionados en los centros de la franquiciadora y del demandado sean iguales pues lo nico que ha sido probado es que en uno y otro centro se dan estos masajes denominados con nombre orientales pero no que sean los mismos ni siquiera parecidos 35 AMATIVIDAL QUADRAS advocats CASO NECK amp NECK STS 754 2005 21 10 RJ 2005 8274 Ponente Jesus Corbal Fernandez e Actos de competencia desleal que se solicita se declaren apertura y mantenimiento de los puntos de venta Neck amp Neck franquiciados de Jacadi abiertos en Pamplona San Sebastian Zaragoza Valladolid Bilbao y Vitoria desarrollo de la red Neck amp Neck con base en la explotaci n del know how de Jacadi e Se piden las siguientes condenas cesaci n definitiva de los actos de competencia desleal prohibi ndose la explotaci n del know how cierre definitivo de las tiendas explotadas bajo la marca Neck amp Neck Modificar la explotaci n de los puntos de venta Neck Neck mediante otro sistema de ventas decoraci n y modelos distintos que los actualmente empleados copiados de Jacadi Indemnizaci n de da os y
48. l testigo puede ser excusado por razones personales y materiales e Materiales no puede responder sin revelar un secreto art stico o industrial e Art 142 y 144 ZPO las partes y los terceros deben exhibir la documentaci n requerida a no ser que concurra las excepciones anteriores art 383 y 384 ZPO 100 AMATIVIDAL QUADRAS advocats Alemania e Las partes no tienen obligaci n de revelar informaci n La revelaci n depender del juego de las presunciones y de la distribuci n de la carga de la prueba Sin embargo el alcance de la revelaci n no puede extenderse m s all de lo estrictamente necesario en relaci n con el objeto del procedimiento judicial e Posibilidad vista a puerta cerrada 101 AMATIVIDAL QUADRAS advocats El secreto empresarial y la LEC e Derecho a un proceso p blico Art 24 2 y 120 2 CE 138 a 141 LEC 232 a 235 LOPJ STEDH 8 diciembre 1983 asunto Pretto y Axen 21 La publicidad del procedimiento de los rganos judiciales establecida en el art culo 6 1 protege a las partes contra una justicia secreta que escape al control p blico constituye as uno de los medios de preservar la confianza en jueces y Tribunales Por la transparencia que proporciona a la administraci n de justicia ayuda a cumplir la finalidad del art culo 6 1 juicio equitativo pues es la garant a fundamental de toda sociedad democr tica en el sentido que se establece en el Convenio Se
49. laboralmente en el sector de que se trate 27 AMATIVIDAL QUADRAS advocats CASO PRONOVIAS SAP Barcelona 152 443 2005 26 10 AC 20061365 e Situados en la perspectiva del secreto empresarial por lo que respecta a los modelos de vestidos lo que denuncia la actora es una copia ex post una vez introducidos y comercializados en el mercado los modelos originales Se tratar a entonces de una imitaci n a partir de algo que ya existe en el mercado constituyendo el elemento imitado la propia prestaci n ya conocida el vestido que deja de constituir secreto una vez presentado en el mercado No hay en este aspecto un acceso al dise o de los trajes en el momento de su concepci n pues no se da un lanzamiento simult neo por parte de Exponovias sino en su caso imitaci n de una informaci n est tica ya puesta al alcance de cualquiera 28 El Know how e Recae obre bienes inmateriales informaciones t cnicas de contenido patrimonial y de car cter industrial comercial financiero e Caracter sticas de la informaci n t cnica Secreta substancial determinada e Veh culo de transmisi n de tecnolog a 29 Diferencias DPI Know how e Monopolio legal monopolio de facto e Acceso p blico acceso restringido e Invenciones cualquier informaci n con un valor econ mico e Duraci n de 20 10 a os mientras sea v lido e Limitaci n territorial sin l mites territoriales 30
50. lo ser a contrario al derecho fundamental de defensa art culo 24 CE Y ello sin perjuicio de las responsabilidades que a la parte actora pudieran alcanzar si se producen filtraciones de las informaciones a ella confiadas relativas a la documentaci n que se declara reservada 111 El secreto empresarial y la LEC Esta restricci n afectar nicamente a terceros puesto que no cabe impedir que las partes en un procedimiento asistan y accedan a las actuaciones que se desarrollan ante el Tribunal Ello claro est sin perjuicio de las responsabilidades en que pudieran incurrir por la vulneraci n del secreto de las actuaciones que se declara mediante la presente o 7 I resoluci n 112 AMATIVIDAL QUADRAS advocats El secreto empresarial y la LEC e Ordenes por ej Las actuaciones las vistas y las comparecencias se celebren a puerta cerrada Que no se permita el acceso a ning n tercero ajeno al pleito del contenido de los documentos declarados reservados Puede afectar a las partes del procedimiento judicial e Conjugar principio de contradicci n derecho de defensa y derecho a mantener en secreto determinada informaci n 113 AMATIVIDAL QUADRAS advocats El secreto empresarial y la LEC e MORENO CATENA V ctor Art culo 289 Forma de practicarse las pruebas ESCRIBANO MORA Fernando Coord El Proceso Civil Volumen III Libro Il art culos 248 a 386 inclusive
51. ltad probatoria en la que se encuentra el titular de una patente que reivindica un procedimiento para la obtenci n de un producto al no poder conocer el procedimiento empleado para la obtenci n del producto que se considera infractor 126 Supuestos en procedimientos judiciales en materia de patentes e El legislador ha establecido una presunci n es decir que se est empleando el procedimiento patentado si se cumplen unas premisas Objeto de la reivindicaci n infringida un procedimiento Que el procedimiento sea para la fabricaci n de productos o sustancias nuevos Que se explote un producto o sustancia de las mismas caracter sticas que el obtenido directamente por el procedimiento patentado e Medios de defensa del perjudicado por la presunci n legal Desvirtuar los hechos base por ejemplo que el producto obtenido por el procedimiento patentado no es nuevo que el producto explotado no es de las mismas caracter sticas etc Desvirtuar el nexo causal de la presuni n Llevar a cabo la prueba en contrario y por tanto revelar y probar el procedimiento efectivamente empleado para la obtenci n del producto que se considera infractor 127 Supuestos en procedimientos judiciales en materia de patentes e Objeto de la prueba en contrario REVELACI N DE INFORMACI N MUY CONFIDENCIAL Prueba de la trazabilidad desde los productos de partida hasta el comercializador Hojas de fabricaci
52. lusively licenses the use of the Confidential Information to BBB for the territory of XX so that the latter may assess whether it is interested in exploiting such information Use of the Confidential Information by BB may only be carried out for that purpose 138 AMATIVIDAL QUADRAS advocats Cl usulas de confidencialidad e Definici n del objeto de licencia AA exclusively licenses the use of the Confidential Information to BBB for the territory of XX so that the latter may develop and exploit it in producing machinery in the ZZ industry BB may only use the Confidential Information in the development and exploitation of machinery in the ZZ industry This agreement does not include use of the Confidential Information to develop and exploit the technology in other industries 139 Cl usulas de confidencialidad e Definici n de qu ser confidencial In particular but not limited thereto the following shall be considered Confidential Information 1 Documentation and information of any kind that either of the Parties makes available to the other 2 Information provided orally or in writing during the term of this agreement or by any other form of collaboration 3 Thetechnical information provided through any means written oral computer data etc 140 AMATIVIDAL QUADRAS advocats Cl usulas de confidencialidad e Definici n de lo que no es confidencial Information shall not be considere
53. mpresa demandada y un detective sorprendiendo en l al actor trabajando detr s de una m quina apareciendo las paredes del citado taller llenas de planos de la empresa y en un archivador documentos de la misma entre ellos el informe secreto sobre velocidades de liados de condensadores por lo que el hecho de no permitirle acceso a su lugar de trabajo agotadas las vacaciones legalmente no es equiparable a un despido realizado sin las formalidades requeridas por tratarse de una medida de elemental prudencia derivada del proceder desleal del trabajador descubierto y comprobado y ser un medio para evitar la ocasi n y posibilidad de que pudiera reiterarla 57 AMATIVIDAL QUADRAS advocats CASO TEAMINC SAP Tarragona 12 95 2008 10 3 JUR 20081164871 e Delas pruebas obrantes en autos parece claro que aunque no est n patentadas lo que hemos visto no es necesario como tampoco lo es que sea novedad que queda reemplazada por el secreto SAP Barcelona 1 2 1997 es indudable el valor patrimonial de las t cnicas empleadas inyecci n de sellantes con la planta en servicio la posibilidad de conocer la localizaci n exacta de emisiones y los mecanizados in situ pueden ser consideradas como secreto industrial DVD 38 10 declaraci n Sr V ctor otras se pueden hacer sin la tecnolog a de TEAMINC atendiendo a la clientela que lo solicita su protecci n debe ser por v a de la LCD y se trata de unas t cnicas industriales que engl
54. n a la empresa y que est n protegidos como secretos empresariales y de otro el conjunto de conocimientos y capacidades personales del trabajador cuya utilizaci n precisa en el ejercicio de su derecho al trabajo e Atales efectos ser necesario concretar debidamente cu les sean aquellos conocimientos o informaci n a los que se atribuye el car cter de secreto 26 CASO PRONOVIAS SAP Barcelona 152 443 2005 26 10 AC 20061365 e No dudamos que en el seno de la empresa actora exista informaci n con valor competitivo que merezca la conceptuaci n de secreto empresarial pero lo cierto es que ni en la demanda ni en el recurso se han concretado cu les sean esas informaciones o datos integrantes del modelo de negocio que son tributarios de ese car cter como tampoco el contenido material del know how comercial que merece tal consideraci n y ello impide el an lisis de la concurrencia de los requisitos necesarios para reconocer el car cter de secreto e Esa concreci n era del todo necesaria pues como se ha dicho es preciso distinguir entre lo que constituye informaci n secreta de la empresa patrimonio de la misma de los conocimientos e informaci n comercial de marketing organizaci n etc que sin ser secreto empresarial integran las capacidades y habilidades del personal que trabaja y ha trabajado en ella cuyo uso en la empresa competidora forma parte del derecho constitucional a desarrollar un trabajo y a evolucionar
55. nate that contains information generated or transferred within the framework of this agreement and shall wait to obtain its approval before sending it to the body handling its publication 143 AMATIVIDAL QUADRAS advocats Cl usulas de confidencialidad e Confidencialidad en solicitudes de patente BB has been informed that AA is carrying out the procedures to apply for a patent or utility model for the technology that is being licensed through this contract For this purpose BB undertakes not to carry out any act that may be detrimental to AA s interests in obtaining a patent or utility model 144 AMATIVIDAL QUADRAS advocats Cl usulas de confidencialidad e Obligaci n de confidencialidad The parties undertake to treat confidentially all of the data information technological resources results and the like jointly produced by both parties or that they are provided with by another party in the performance of this agreement or in any form of collaboration 145 AMATIVIDAL QUADRAS advocats Cl usulas de confidencialidad e Obligaci n de confidencialidad Except to the necessary extent to exploit the licensed technology the Licensee undertakes not to disclose Confidential Information concerning the know how to third parties even after this contract has terminated 146 AMATIVIDAL QUADRAS advocats Cl usulas de confidencialidad e Medidas de garant a All of the information relate
56. nes para garantizar la protecci n de los datos e informaci n que tuvieran car cter confidencial 106 El secreto empresarial y la LEC e Art 329 LEC Efectos de la negativa a la exhibici n 1 En caso de negativa injustificada a la exhibici n del art culo nterior el tribunal tomando en consideraci n las restantes pruebas podr atribuir valor probatorio a la copia simple presentada por el solicitante de la exhibici n o a la versi n que del contenido del documento hubiese dado 2 En el caso de negativa injustificada a que se refiere el apartado anterior el tribunal en lugar de lo que en dicho apartado se dispone podr formular requerimiento mediante providencia para que los documentos cuya exhibici n se solicit sean aportados al proceso cuando as lo aconsejen las caracter sticas de dichos documentos las restantes pruebas aportadas el contenido de las pretensiones formuladas por la parte solicitante y lo alegado para fundamentarlas 107 El secreto empresarial y la LEC e Art 330 LEC Exhibici n de documentos por terceros 1 Salvo lo dispuesto en esta Ley en materia de diligencias preliminares s lo se requerir a los terceros no litigantes la exhibici n de documentos de su propiedad cuando pedida por una de las partes el tribunal entienda que su conocimiento resulta trascendente a los fines de dictar sentencia En tales casos el tribunal ordenar mediante providencia la f comparecencia personal
57. no se hubiere presentado la correspondiente demanda ejercitando la acci n judicial quedar n aquellas sin efecto y no podr n ser utilizados en ninguna otra acci n judicial 122 AMATIVIDAL QUADRAS advocats Supuestos en procedimientos judiciales en materia de patentes 2 La protecci n de la informaci n confidencial en las Diligencias Preliminares de la LEC Reforma Ley 19 2006 de 5 de junio por la que se ampl an los medios de tutela de los derechos de propiedad industrial e intelectual Introduce dos nuevas Diligencias en el 256 12 LEC e Obtenci n de datos sobre el origen y redes de distribuci n de las mercanc as o servicios que violen un derechos de propiedad industrial o intelectual e Exhibici n de documentos bancarios financieros comerciales o aduaneros producidos en un determinado periodo de tiempo 123 AMATIVIDAL QUADRAS advocats Supuestos en procedimientos judiciales en materia de patentes e Introduce tambi n el apto 4 del art 259 LEC La informaci n obtenida mediante las dos diligencias anteriores se utilizar exclusivamente para la tutela jurisdiccional de los derechos de propiedad industrial o de propiedad intelectual del solicitante de las medidas con prohibici n de divulgarla o comunicarla a terceros A instancia de cualquier interesado el tribunal podr atribuir car cter reservado a las actuaciones para garantizar la protecci n de los datos e informaci n que tuvie
58. ntencia Golder de 21 febrero 1975 Serie A n m 18 pg 18 ap 36 ver adem s Sentencia Lawless de 14 noviembre 1960 Serie A n m 1 pg 13 102 AMATIVIDAL QUADRAS advocats El secreto empresarial y la LEC Art 138 LEC Publicidad de las actuaciones orales 1 Las actuaciones de prueba las vistas y las comparecencias cuyo objeto sea o r a las partes antes de dictar una resoluci n se practicar n en audiencia p blica 2 Las actuaciones a que se refiere el apartado anterior podr n no obstante celebrarse a puerta cerrada cuando ello sea necesario para la protecci n del orden p blico o de la seguridad nacional en una sociedad democr tica o cuando los intereses de los menores o la protecci n de la vida privada de las partes y de otros derechos y libertades lo exijan o en fin en la medida en la que el tribunal lo considere estrictamente necesario cuando por la concurrencia de circunstancias especiales la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia 3 Antes de acordar la celebraci n a puerta cerrada de cualquier actuaci n el tribunal oir a las partes que estuvieran presentes en el acto La resoluci n adoptar la forma de auto y contra ella no se admitir recurso alguno sin perjuicio de formular protesta y suscitar la cuesti n si fuere admisible en el recurso procedente contra la sentencia definitiva Los Secretarios Judiciales podr n adoptar mediante decreto la misma medida en a
59. ntidad del informante de la polic a no declarar en contra de un familiar etc e Es decir los secretos empresariales deben ser revelados 94 AMATIVIDAL QUADRAS advocats Estados Unidos y las protective orders e Fundamento de las protective orders Art 26 FRCP The court may for good cause issue an order to protect a party or person from annoyance embarrassment oppression or undue burden or expense including one or more of the following g requiring that a trade secret or other confidential research development or commercial information not be revealed or be revealed only in a specified way e Discrecionalidad del Tribunal paraconciliar la salvaguarda de la confidencialidad con el derecho a la tutela judicial No de oficio a instancia de parte que deber probar que la revelaci n puede ser perjudicial para sus intereses o los de un tercero Art 26 c 7 2 FRCP 95 AMATIVIDAL QUADRAS advocats Estados Unidos y las protective orders e El discovery no se deniega pero se estructura en niveles de protecci n Primer nivel sin prohibici n absoluta e Ej identificar las personas que pueden acceder a la documentaci n abogados peritos empleados qu empleados estar an excluidos etc Segundo nivel prohibici n absoluta attorneys eyes only e Ej exclusi n de la parte o de algunos empleados o identificaci n de los empleados 96 Estados Unidos y las
60. oba 58 AMATIVIDAL QUADRAS advocats CASO TEAMINC SAP Tarragona 12 95 2008 10 3 JUR 20081164871 e La duda que puede persistir es su car cter secreto por el hecho de ser conocidas por algunos trabajadores de TAMOIN Atendiendo a la doctrina el mero hecho que haya diversas personas legitimadas que lo utilizan como pueden ser algunos trabajadores de TAMOIN que impart an los cursillos o redactaban como dice la apelante el manual de instrucciones no hacen perder el car cter de secreto de una t cnica y lo siguen siendo si son de dif cil aprendizaje por terceros e La cuesti n estriba en si los conocimientos para aplicar dichas tres t cnicas era secreto de TAMOIN y si los trabajadores que cambiaron de empresa las aprendieron ah caus ndose de este modo un supuesto de competencia desleal de los arts 13 1 y 14 LCD RCL 1991 71 De no ser as no estar amos ante un supuesto de competencia desleal y por lo tanto deber a quedar desestimada la demanda en su integridad sin necesidad de entrar en m s pronunciamientos 59 AMATIVIDAL QUADRAS advocats CASO TEAMINC SAP Tarragona 12 95 2008 10 3 JUR 20081164871 e Si atendemos a la jurisprudencia existente a este respecto se trata en definitiva de t cnicas que formaban parte del conocimiento de los trabajadores por su actividad SAP Asturias 18 6 1997 AC 1997 1342 y SAP Valencia 1 9 1997 AC 1997 1775 Den tese especialmente la STS 24 11 2006 RJ 2007
61. or in short at the trial it may be necessary in order to protect genuine interests of the parties for more trials or parts of trials to be held in private or for instance for parts of witness statements or skeletons to be in closed form We venture in that connection to repeat some words of one of our number in Bonzel v Intervention Ltd 1991 R P C 231 at 234 paragraph 27 the duty placed upon the patentee to make full disclosure of all relevant documents which is required in amendment proceedings is one which should not be fettered by any action of the courts Reluctance of this court to go into camera to hear evidence in relation to documents which are privileged which could be used in other jurisdictions would tend to make patentees reluctant to disclose the full position That of course would not be in the interest of the public In our view the same considerations can legitimately be in the court s mind when deciding whether to withdraw confidentiality from documents that are regarded by a party as damaging to his interests if used outside the confines of the litigation in which they were disclosed 89 Reino Unido y el implied undertaken e Informaci n confidencial no recogida en una resoluci n judicial Smithkline Beecham plc Glaxosmithkline UK limited v ApotexEuope Limited Neolab Limited Waymade Healthcare plc 2004 EWCA Civ 1568 Supreme Court of Judicature Court of Appeal deliberat
62. ourt has to start from the principle that very good reasons were required for departing form the normal rule of publicity 2 the court should take into account the role that the document had played or would play in the trial 3 the court had to consider the chilling effect of an order on the interests of third parties viz the order will carry the sanction of contempt of court if the information is used or publicized by a non party 4 Simple assertions of confidentiality and of the damage that would be done by publication even if supported by both parties should not prevail The court would require specific reasons why a party would be damaged by the publication of a document 5 If was highly desirable to avoid the holding of trials in private or partially in private In the present case the entire trial was held in public even though the judge regarded it as justified to retain confidentiality in respect of a significant number of specific documents 6 Patent cases were subject to the same general rules as any other case but did present problems and were subject to some particular considerations 88 Reino Unido y el implied undertaken e Smithkline Beecham Plc v Generics UK Limited 2003 EWCA Civ 1109 Supreme Court of Judicature Court of Appeal The court should bear in mind that if too demanding a standard is imposed under CPR 31 22 2 in respect of documents that have been referred to inferentially
63. presumible que los medios inspeccionados est n TE ara llevar a cabo la violaci n de la atente dar por terminada la diligencia ordenar que se forme una pieza separada en la que se incluir n las actuaciones que se mantendr secreta y dispondr que el Secretario judicial notifique al peticionario que no procede darle a conocer el resultado de ER diligencias realizadas 3 En los dem s casos el Juez con intervenci n del perito o peritos designados al efecto efectuar una detallada descripci n de las m quinas dispositivos procedimientos o instalaciones mediante la utilizaci n de los cuales se lleve presumiblemente a cabo la violaci n alegada 4 En todo caso cuidar el Juez de que la diligencia de comprobaci n no sirva como medio para violar secretos industriales o para realizar actos que constituyan competencia desleal 121 AMATIVIDAL QUADRAS advocats Supuestos en procedimientos judiciales en materia de patentes e Art culo 131 1 LP De las diligencias de comprobaci n realizadas no podr n expedirse otras certificaciones ni copias que la destinada a la parte afectada y la precisa para que el solicitante de las mismas inicie la correspondiente acci n judicial El solicitante solo podr utilizar esta documentaci n para plantear dicha acci n con prohibici n de divulgarla o comunicarla a terceros 2 Si en el plazo de dos meses a partir de la fecha de la pr ctica de las diligencias de comprobaci n
64. protective orders e State of New York vs Microsoft Corporation 2002 U S Dist LEXIS 7683 D D C 2002 A crucial factor used to determine whether in house counsel may be given access to confidential documents produced during litigation is whether in house counsel is involved in competitive decision making that is advising on decisions about pricing or design Estados Unidos y las protective orders e Habitualmente son las propias partes las que acuerdan el alcance de las rdenes e Las rdenes pueden variar a lo largo del procedimiento judicial Fase pre judicial o discovery Fase judicial e Discovery fuera de US Requerimiento a un residente en US Requerimiento a un residente fuera de US m AMATIVIDAL QUADRAS advocats Alemania e Alemania vs UK y US No se prev la modificaci n de las rdenes una vez acordadas No se prev de ordinario una fase prejudicial y judicial No se precisa prueba ni justificaci n de efecto perjudicial sino de su no publicidad y del leg timo inter s en protegerla Sistema m s similar al espa ol Art 809 y 810 BGB exhibici n documental de terceros y de las partes e Limitado al objeto del procedimiento judicial 99 AMATIVIDAL QUADRAS advocats Alemania e Art 383 y 384 ZPO o Zivilprozessordnung C digo Procesal Civil nicos art culos que se refieren a secretos industriales en el seno de la declaraci n testifical E
65. quellas actuaciones procesales que deban practicarse en materias de su exclusiva competencia Frente a este decreto s lo cabr recurso de reposici n 103 AMATIVIDAL QUADRAS advocats El secreto empresarial y la LEC Art 140 LEC Informaci n sobre las actuaciones 1 Los Secretarios Judiciales y personal competente al servicio de los tribunales facilitaren a cualesquiera personas que acrediten un inter s leg timo cuanta informaci n soliciten sobre el estado de las actuaciones judiciales que podr n examinar y conocer Tambi n podr n pedir aqu llas a su costa la obtenci n de copias simples de escritos y documentos que consten en los autos 2 A petici n de las personas a que se refiere el apartado anterior y a su costa se expedir n por el Secretario Judicial los testimonios que soliciten con expresi n de su destinatario 3 No obstante lo cispueste en los apartados anteriores los tribunales por medio de auto podran atribuir caracter reservado a la totalidad oa parte e los autos cuando tal medida resulte justificada en atenci n a las circunstancias expresadas por el apartado 2 de art culo 138 Las actuaciones de car cter reservado s lo podr n ser conocidas por las partes y por sus representantes y defensores sin perjuicio de previsto respecto de hechos y datos con relevancia penal tributaria O de otra ndole 104 El secreto empresarial y la LEC Art 141 LEC Acceso a libros archivos y r
66. ran car cter confidencial Vid supra art 129 y ss LP 124 Supuestos en procedimientos judiciales en materia de patentes Momento temporal para solicitar las Diligencias Preliminares de la LEC e La LEC parte del presupuesto de que previsiblemente se est infringiendo un derecho de patente 256 1 72 LEC establece que las mercanc as o servicios respecto de los cuales se pretenda obtener la informaci n infringen un derecho de propiedad intelectual o de propiedad industrial 256 1 82 LEC establece que La solicitud deber acompa arse de un principio de prueba de la realidad de la infracci n e Se parte de un momento posterior al que se sit an las Diligencias de Comprobaci n de Hechos de la LP cual es precisamente el de obtener prueba sobre esta presunta infracci n e Dependiendo del alcance de la patente y de la prueba de la que se dispone las Diligencias de Comprobaci n de Hechos de la LP pueden ser la condici n para solicitar las de la LEC 125 AMATIVIDAL QUADRAS advocats Supuestos en procedimientos judiciales en materia de patentes 3 Operatividad de la presunci n del art 61 2 LP Contenido Si una patente tiene por objeto un procedimiento para la fabricaci n de productos o sustancias nuevos se presume salvo prueba en contrario que todo producto o sustancia de las mismas caracter sticas ha sido obtenido por el procedimiento patentado Finalidad e Dificu
67. rcial otorga a la otra el derecho a utilizar por un tiempo determinado y en una zona geogr fica delimitada bajo ciertas condiciones de control aquello sobre lo que ostentaba la titularidad contra la entrega de una prestaci n econ mica que suele articularse normalmente mediante la fijaci n de un canon o porcentaje e Ya hemos visto que la transmisi n del know how del franquiciador al franquiciado es un requisito b sico del contrato de franquicia seg n la legislaci n comunitaria y la doctrina jurisprudencial e EN EL CASO LA FRANQUICIADORA AFIRMA SU UTILIZACI N IL CITA POR LAS FRANQUICIADAS DESPUES DE LA RUPTURA DE HECHO CONTRACTUAL EN TANTO LAS SEGUNDAS NIEGAN INCLUSO SU EXISTENCIA 39 AMATIVIDAL QUADRAS advocats CASO NECK amp NECK STS 754 2005 21 10 RJ 2005 8274 e El principal problema consiste en determinar que cabe entender por know how saber como si bien en la traduccion al castellano del Reglamento Comunitario 4087 88 LCEur 1988 1748 se utiliza la expresi n saber hacer procedente de la version francesa savoir faire asi tambi n el RD 2 485 98 de 13 de nov RCL 1998 2769 aunque ya cabe adelantar que no hay un concepto preciso y que ademas varia en relaci n con las distintas modalidades de franquicia y sector de mercado a que se refiere o incluso cuando opera con autonom a 40 CASO NECK amp NECK STS 754 2005 21 10 RJ 2005 8274 e La doctrina pone de
68. relieve la evoluci n de su mbito que circunscrito primero a los conocimientos secretos de orden industrial se extendi posteriormente a los de orden comercial es decir pas a identificarse con conocimientos secretos referidos indistintamente al campo industrial o comercial incluidos los aspectos organizativos de la empresa secreto empresarial e Se resalta tambi n la tendencia a un concepto m s gen rico en el sentido de conectar el know how con la experiencia conocimientos de orden emp rico adquisici n progresiva fruto de la experiencia en el desempe o de una actividad industrial o comercial o fruto de una tarea de investigaci n y experimentaci n con la cualificaci n del especialista y con un menor grado de confidencialidad 41 CASO NECK 8 NECK STS 754 2005 21 10 RJ 200518274 e En sentido amplio se le ha definido como conocimiento o conjunto de conocimientos t cnicos que no son de dominio p blico y que son necesarios para la fabricaci n o comercializaci n de un producto para la prestaci n de un servicio o para la organizaci n de una unidad o dependencia empresarial por lo que procuran a quien los domina una ventaja sobre los competidores que se esfuerza en conservar evitando su divulgaci n 42 AMATIVIDAL QUADRAS advocats CASO NECK amp NECK STS 754 2005 21 10 RJ 2005 8274 e Cabe indicar como notas caracterizadoras el secreto entendido como dif cil accesibili
69. riven en su caso de los respectivos contratos de trabajo 52 Estatuto de los Trabajadores T tulo Il Cap l Del derecho de representaci n colectiva Art culo 65 Capacidad y sigilo profesional 2 Losmiembros del comit de empresa y ste en su conjunto as como en Su caso los expertos que les asistan deber n observar el deber de sigilo con respecto a aquella informaci n que en leg timo y objetivo inter s de la empresa o del centro de trabajo les haya sido expresamente comunicada con car cter reservado 3 En todo caso ning n tipo de documento entregado por la empresa al comit podr ser utilizado fuera del estricto mbito de aqu lla ni para fines distintos de los que motivaron su entrega El deber de sigilo subsistir incluso tras la expiraci n de su mandato e independientemente del lugar en que se encuentren 4 Excepcionalmente la empresa no estar obligada a comunicar aquellas informaciones espec ficas relacionadas con secretos industriales financieros o comerciales cuya divulgaci n pudiera seg n criterios objetivos obstaculizar el funcionamiento de la empresa o del centro de trabajo u ocasionar graves perjuicios en su estabilidad econ mica Esta excepci n no abarca aquellos datos que tengan relaci n con el volumen de empleo en la empresa 53 RDLeg 1 2010 de 2 de julio de sociedades de capital Titulo VI Cap llII Los deberes de los administradores Art 232 Deber de secreto 1 Los
70. tes de una m quina tama os redes de distribuci n e M todos para rentabilizar el tiempo los costes la producci n de residuos la seguridad de los trabajadores la simplificaci n de las operaciones de manufactura el uso de materiales que evitan otros de car cter t xico e Listados de clientes proveedores e Etc 72 AMATIVIDAL QUADRAS advocats Revelaci n de informaci n 73 AMATIVIDAL QUADRAS advocats Revelaci n de informaci n 74 Revelaci n de informaci n e Alta sensibilidad De la mera divulgaci n Las partes pueden ser competidores directos en el mercado La informaci n revelada puede no ser propiedad del requerido sino de un tercero ej DMF proceso de obtenci n de un medicamento terminado El propietario de la informaci n puede estar domiciliado fuera de Espa a 75 AMATIVIDAL QUADRAS advocats Revelaci n de informaci n e Derivada de la aplicaci n de la LP Art 61 2 LP acreditada la operatividad de la presunci n el demandado deber revelar y acreditar el proceso empleado para la obtenci n de su producto Art 133 LP en relaci n con el 83 LP la acreditaci n de la explotaci n de la patente supondr la revelaci n y acreditaci n de la realizaci n concreta empleada por el titular o por persona autorizada Art 129 y ss LP las diligencias de comprobaci n de hechos suponen la puesta a disposici n del tribunal d
71. ut nomas de las provincias de los municipios y dem s Entidades locales estar n tambi n sujetas a la obligaci n de exhibici n asi como a expedir certificaciones y testimonios en los t rminos del apartado anterior 109 AMATIVIDAL QUADRAS advocats El secreto empresarial y la LEC e AJM1 Madrid 28 abril 2006 En relaci n con que las actuaciones de prueba las vistas y las comparecencias se celebren a puerta cerrada el art culo 138 2 LEC permite la adopci n de esta excepcional medida cuando las circunstancias lo aconsejen Hemos advertido m s arriba que la identidad de raz n en la solicitud de reserva de documentos y de actuaciones de prueba las vistas y las comparecencias permit an unificar la fundamentaci n para decidir sobre una y otra por lo que aqu deben darse por reproducidos los razonamientos que han justificado la declaraci n como reservados de los documentos nums 5 6 7 y 9 del escrito de contestaci n 110 AMATIVIDAL QUADRAS advocats El secreto empresarial y la LEC Tal declaraci n supone que no se permitir el acceso a ning n tercero ajeno al pleito al contenido de tales documentos debi ndose adoptar todas las medidas de seguridad necesarias en este sentido por la Secretar a de este Juzgado Evidentemente la declaraci n del car cter reservado de tal documentaci n no puede suponer restricciones en el conocimiento de los mismos para la parte demandante puesto que el
72. va para permitir verificar si se ajustan a los criterios de secreto y substancialidad Article 1 For the purposes of this Regulation f know how means a package of non patented practical information resulting from experience and testing by the supplier which is secret substantial and identified in this context secret means that the know how as a body or in the precise configuration and assembly of its components is not generally known or easily accessible substantial means that the know how includes information which is indispensable to the buyer for the use sale or resale of the contract goods or services identified means that the know how must be described in a sufficiently comprehensive manner so as to make it possible to verify that it fulfils the criteria of secrecy and substantiality 51 Estatuto de los Trabajadores T tulo I Cap I Secc 22 Derechos y deberes laborales b sicos Art culo 5 Deberes laborales Los trabajadores tienen como deberes b sicos a Cumplir con las obligaciones concretas de su puesto de trabajo de conformidad a las reglas de la buena fe y diligencia b Observar las medidas de seguridad e higiene que se adopten c Cumplir las rdenes e instrucciones del empresario en el ejercicio regular de sus facultades directivas d No concurrir con la actividad de la empresa en los t rminos fijados en esta Ley e Contribuir a la mejora de la productividad f Cuantos se de
73. valor econ mico 65 AMATIVIDAL QUADRAS advocats STS Penal 285 2008 12 5 RJ 200813583 e elfundamento del castigo se encuentra en la lealtad que deben guardar quienes conozcan el secreto por su relaci n legal o contractual con la empresa ya que el bien especificamente tutelado consistir en la competencia leal entre las empresas E igualmente que la responsabilidad penal abarca pues a quienes se les exige expresamente administradores ex art 127 2 LSA RCL 1989 2737 y RCL 1990 206 y 61 2 LRL RCL 1995 953 al resto de empleados de la empresa que conozcan por raz n de sus funciones tales secretos a trabajadores de otras empresas que se relacionen con la titular de los secretos de seguridad proveedoras etc y a los terceros que los hayan conocido a causa de razones legales como por ejemplo funcionarios Y que como delito especial propio solo pueden cometerlo el c rculo de personas indicadas respondiendo en su caso el extraneus como cooperador inductor cooperador necesario c mplice seg n en qu haya consistido su participaci n 66 Solicitud de patente como Know how e Solicitud no publicada e Facultades del titular Continuaci n del procedimiento Renuncia Solicitud de nueva patente e Inter s en que los competidores desconozcan el contenido del derecho hasta su publicaci n Ley de Patentes e Art culo 61 2 Si una patente tiene por objeto un procedimiento para
74. vicios Informacion financiera desarrollos productos secretos industriales formulas procesos m todos etc Historial de realizaciones proyecciones puntos fuertes y d biles Otras informaciones confidenciales del negocio Alianzas de negocio proyectos espec ficos problemas relacionados con los empleados o con la direcci n etc AMATIVIDAL QUADRAS advocats 1 La protecci n del Know how en la legislaci n espa ola y jurisprudencia Elementos del secreto empresarial e Elemento objetivo el objeto del conocimiento es espec fico y secreto e Elemento patrimonial el objeto del conocimiento tiene un valor econ mico actual o potencial para la empresa por suponer una ventaja frente a los competidores e Elemento subjetivo se manifiesta por parte del empresario la voluntad de mantener la informaci n en secreto 5 Art 39 ADPIC SECCION 7 PROTECCION DE LA INFORMACION NO DIVULGADA Art culo 39 1 Al garantizar una protecci n eficaz contra la competencia desleal de conformidad con lo establecido en el art culo 10 bis del Convenio de Par s 1967 los Miembros proteger n la informaci n no divulgada de conformidad con el p rrafo 2 y los datos que se hayan sometido a los gobiernos o a organismos oficiales de conformidad con el p rrafo 3 Art 39 ADPIC 2 Las personas f sicas y jur dicas tendr n la posibilidad de impedir que la informaci n que est leg timamente bajo su control se divul
75. zo RJ 2007 1617 y 23 de mayo de 2 007 RJ 2007 3603 y 3 de julio de 2 008 RJ 2008 4367 siendo necesario al respecto que se produzca un aprovechamiento torticero de la informaci n o de la clientela 99 AMATIVIDAL QUADRAS advocats STS 97 2009 25 2 RJ 200911512 Ponente Francisco Mar n Cast n e En cualquier caso lo fundamental en la doctrina de esta Sala es que por regla general la mera captaci n y trasvase de trabajadores de una empresa a otra que se va a fundar o ya fundada no constituye competencia desleal como tampoco lo es el que un trabajador o directivo de una empresa pase a otra para ejercer la misma actividad profesional aprovechando su experiencia y conocimientos SSTS 11 10 99 RJ 1999 7323 en rec 531 95 1 4 02 RJ 2002 2530 en rec 3363 91 24 11 06 RJ 2007 262 en rec 369 00 y 14 3 07 RJ 2007 1617 en rec 480 00 pues lo contrario supondr a tanto como negar la movilidad laboral 56 AMATIVIDAL QUADRAS advocats STS Sala de lo Social de 6 octubre 1979 RJ 197913510 e tuvo por antecedente como se rese a en la declaraci n de hechos probados la conducta del trabajador con cargo de responsabilidad en la empresa y por ello con acceso a los planos y secretos industriales al tener sta noticias de que se dedicaba por su cuenta a fabricar los mismos art culos en un taller de la calle Sebasti n Eslava de M laga en el que el 12 enero del citado a o 1978 se presentaron directivos de la e

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