symposium sur la protection internationale des indications
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1. Une marque est trompeuse au sens de l article 2 a de la loi si elle donne des indications fausses sur les produits vis s si les acheteurs sont susceptibles de croire ces indications et si celles ci sont de nature influencer sensiblement leur d ci sion d acheter les produits vis s En revanche si la trom perie ne p se pas sensiblement sur la d cision d achat la marque pr sente essentiellement les produits de mani re fausse et trompeuse du point de vue g ographique pour reprendre l article 2 e 2 de la loi 1 Lors des sessions de la Conf rence diplomatique de r vision de la Convention de Paris la d l gation des Etats Unis d Am rique s est exprim e sur la question des refus d enregistrer une indication g ographique comme marque et elle a d clar que son pays tait pr t pour se conformer aux normes internationales souhait es recommander de modi fier la loi Lanham en transf rant les d nominations g ographiques de l alin a 2 e l alin a 2 a de sorte qu elles ne puissent plus b n ficier des disposi tions de l alin a 2 f de cette m me loi et tre enre gistr es une fois qu elles ont acquis un caract re distinctif gr ce leur sens secondaire apr s cinq ann es d utilisation continue Aucun accord interna tional n a jamais t trouv sur ce point et la modi fication en question n a jamais t recommand e au Congr s des Etats Unis Il n en a2. Ibid p 430 et 431 489 F Supp 754 D S D d cision confirm e par 633 F 2d 746 8 Cir 1980 489 F Supp p 759 OMPI GEO WI 91 4 Rev Annexe page 9 aux marques de certification prot g es par l usage qu aux marques de certification enregistr es L article 1127 du titre 15 du Code des Etats Unis d Am rique d finit la marque de certification comme tant une marque utilis e sur ou pour les produits ou les services d une ou de plusieurs personnes autres que le propri taire de la marque ou en relation avec ces produits ou services pour certifier l origine r gionale ou autre non soulign dans le texte En l occurrence les produits sont ceux des intim s qui ne sont pas une ou plusieurs personnes autres que le propri taire de la marque Il est clair que le libell de la loi interdit aux fabricants des produits d tre les propri taires d une marque de certification La Cour n exprime aucun avis sur le point de savoir si les dispositions de la loi Lanham s appliquent aussi aux marques de certification non enregistr es prot g s par l usage Voir State of Florida c Real Juices Inc 330 F Supp 428 432 M D Fla 1971 La cour estimant qu il y avait eu violation de l article 43 a de la loi Lanham s est prononc e en faveur des appelants en tout tat de cause sans qu il ait t n cessaire d tablir l existence d une marque de certifi
3. Dans les r gles du BATF relatives l tiquetage 27 CFR 4 24 b 1 certaines indications g ographiques europ ennes de renom comme Bourgogne Chablis Champagne vin de Moselle et vin du Rhin sont d finies comme tant des d si gnations semi g n riques caract re g ographique semi generic designations of geographic significance Par cons quent dans certaines circonstances ces r gles en autorisent l utilisation sur des vins qui ne proviennent pas des r gions g ographiques auxquelles elles renvoient condition toutefois que figure proximit imm diate de ces indications une appellation d origine appropri e divulguant le v ritable lieu d origine du vin Les OAR interdisent en revanche cette utilisation 845 10 905 8 de plus en ce qui concerne le mot Champagne elles disposent ce qui suit 845 10 935 1 Il est permis d utiliser les expressions Champagne Method ou M thode Champenoise sur une tiquette de vin mousseux condition que le p tillement de ce vin soit attribuable uniquement une fermentation secon daire intervenant dans la bouteille m me o il est vendu 2 Il est galement permis d utiliser les expressions Champagne Method ou M thode Champenoise dans toute description sinc re telle que ferment dans cette bouteille selon la m thode champenoise Dans ce cas les mots Champagne ou Champenoise et Method ou
4. car il peut exister Certaines exceptions cette r gle en ce qui concerne certaines indications de provenance Enfin il a t signal que dans le Projet de trait Concernant la protection des indications g ographi ques labor par l OMPI en 1974 et 1975 ci apr s d nomm projet de trait de POMPI l expression indications g ographiques tait utilis e afin de couvrir les indications de provenance et les appella tions d origine Dans le pr sent article nous emploierons aussi l expression indications g ographiques et nous entendons par l englober les expressions correspon Convention de Paris pour la protection de la propri t industrielle publication OMPI N 201 F 7 Symposium de Bordeaux op cit p 23 Voir la note 2 dantes telles que indication de provenance r gio nale indication of regional origin ou indica tion d origine designation of origin que l on trouve dans la l gislation ou la r glementation des Etats Unis d Am rique Il importe enfin de comprendre que contrairement ce qui se passe dans le droit traditionnel r gissant les indications g ographiques sur le continent euro p en en droit des Etats Unis d Am rique et de la plupart des pays de common law l indication g ogra phique se trouve incluse dans la d finition de la marque qu elle soit enregistr e ou non et donne au d tenteur ou propri tair
5. t ainsi d finie indication de provenance signifie toute expression ou signe utilis pour indiquer qu un produit ou qu un service provient d un pays d une r gion ou d une localit d ter min e appellation d origine signifie la d nomination g ogra phique d un pays d une r gion ou d une localit d termin e servant d signer un produit qui en est originaire et dont les qualit s caract ristiques sont dues exclusivement ou essentiel lement au milieu g ographique comprenant les facteurs natu rels e les facteurs humains Il a aussi t indiqu que les appellations d ori gine sont un type particulier d indication de prove nance et qu elles se rapportent une aire g ogra phique sp cifique ce qui a des cons quences pour leur protection internationale Il a notamment t d clar Contrairement au domaine des brevets et des marques o les droits sont ind pendants dans chaque pays de telle sorte qu une invention peut tre brevet e dans un pays m me si elle n a pas t brevet e dans le pays de r sidence de l in venteur les appellations d origine et indications de prove nance d pendent de la protection dans le pays d origine En d autres termes si une appellation d origine ou une indication de provenance n est pas reconnue comme telle dans le pays d origine elle ne peut normalement pas tre prot g e dans d autres pays Je dis normalement
6. Elle peut m me utiliser des indications g ographiques condition de leur conf rer lorsqu elle les utilise un sens arbitraire voire dans certaines circonstances un sens descriptif ou fausse ment descriptif du point de vue g ographique Les articles 2 e et f et 23 de la loi Lanham modifi e articles 1052 et 1091 du titre 15 du Code des Etats Unis d Am rique qui ont codifi la common law sur ce plan autorisent l enregistrement des indica tions g ographiques comme marques de produits En vertu de ces dispositions toute personne qui veut s approprier une indication g ographique pour l utiliser comme marque peut le faire condition que l indication ne pr sente pas pour le consommateur une signification g ographique vidente compte tenu de la nature des produits et du lien entre ces derniers et l aire g ographique c est dire qu elle ne soit pas exclusivement descriptive de ces produits du point de vue g ographique ni ne les d crive de mani re fausse et trompeuse de ce point de vue article 2 e non soulign dans le texte M me dans l un ou l autre de ces derniers cas il est encore possible de se l approprier comme marque condition qu elle soit devenue distinctive des produits du d posant dans le commerce article 2 f Elle devient distinc tive en acqu rant un sens secondaire que l on peut d montrer en prouvant qu elle a t utilis e de fa on appr ciablement
7. tiquette de l indication du v ritable lieu d origine d un produit sp cifique D un autre c t en vertu des lois sur les marques des Etats Unis d Am rique telles qu interpr t es par les tribunaux interpr tation qui s applique galement aux marques de certification l utilisation de phrases correctives m me si elles peuvent aboutir ce que le consommateur ne soit pas tromp ne sont pas autoris es vis vis des droits de propri t en droit commun ou vis vis des marques enregistr es y compris marques de certification Comme l a indiqu un tribunal Les indications sur les tiquettes autres que la marque elle m me ne sont d aucune importance en l esp ce 2 Ceci nous conduit au plus s r moyen de prot ger une indication g ographique aux Etats Unis d Am rique savoir l enregistrement de celle ci comme marque de certification Ceci est particuli rement important aux Etats Unis d Am rique tant donn que selon notre l gislation actuelle sur les marques un tiers peut faire enregistrer une indication g ographique comme marque principalement lorsqu elle n est pas encore per ue aux Etats Unis d Am rique comme tant une indication g ographique pour les consommateurs am ricains La l gislation des Etats Unis d Am rique vise uniquement pr venir les utilisations d ceptives d indications g ographiques plut t qu accorder une protection aux indications g ographiques en tant que telles Les d tails de
8. M thode doivent figurer conjointement et tre imprim s en caract res de dimensions identiques et dans un style identique 3 La commission interdit toute autre utilisation du mot Champagne sur des tiquettes OMPI GEO0 WI1 91 4 Rev Annexe page 6 tion ou l indication en question soit prot g e dans le pays exportateur lui m me Les pays en voie de d veloppement dont la piupart ne poss dent pas encore de l gislation concer nant la protection des appellations d origine et des indications de provenance ont donc int r t organiser le plus t t possible un r gime de protection afin d viter que la renomm e de leurs produits ne soit amoindrie par l utilisation indue des appellations y relatives et afin de stimuler leurs exportations 7 Cependant m me prot g e dans le pays exporta teur l indication g ographique peut tre mise mal sur les march s hautement concurrentiels des pays industrialis s comme les Etats Unis d Am rique en tant appos e sur des produits qui ne sont pas originaires de la r gion g ographique laquelle elle renvoie ou en tant tout simplement d natur e m me en l absence de fraude v ritable Telle a t cela va sans dire l une des principales pr occupa tions exprim es dans les conclusions du symposium que l OMPI a organis r cemment Santenay Il est grand temps maintenant de mettre sur pied le nouveau syst me de protection en parti
9. TRIPS dont l ar ticle IXbis annexe IT partie 2C intitul Indications g ographi ques y compris les appellations d origine Les Etats Unis d Am rique ont soumis leur propre projet d accord TRIPS le 14 mai 1990 La partie de ce projet qui nous int resse ici est ainsi libell e C Indications g ographiques y compris les appellations d origine Article 18 Les parties contractantes prot geront les indications g ographiques qui certifient l origine r gionale en pr voyant leur enregistrement en tant que marques de certification ou marques collectives Article 19 Les parties contractantes prot geront les appellations d origine non g n riques du vin en interdisant leur utilisation lorsque celle ci serait de nature induire le public en erreur quant la v ritable origine g ographique du vin Projet d accord accompagn d un communiqu de presse publi par le Bureau du Repr sentant des Etats Unis d Am rique pour les questions commerciales internationales Services de la pr si dence Washington D C 14 mai 1990 Bienaym M H Symposium de Bordeaux supra note 2 p 137 31 Jbid p 141 Mme Bienaym a ajout il est int ressant de remarquer cet gard que les Etats Unis o se d veloppe depuis quelques ann es l usage de noms g ographiques dans la pr sentation des vins se r f rent au syst me des appellations d origine et non celui des marques de certific
10. Trait concernant l enregistrement inter national des marques TRT de 1973 il y avait confusion sur le plan international au sujet du rapport existant entre la marque collective reconnue sur le plan international et la marque de certification Ce rapport avait t pr cis ant rieure ment aux Etats Unis d Am rique par la loi Lanham article 45 d finitions par la r glementation et par des d cisions judiciaires Il l est maintenant tout au moins sur le plan des d finitions l chelon interna tional L article 2 v du TRT dispose en effet on entend par marque aussi bien la marque de produits que la marque de services ce terme comprend galement la marque collective au sens de l article 76 de l Acte de Stock hoim 1967 de la Convention de Paris pour la protection de la propri t industrielle et la marque de certification que cette derni re soit ou non une marque collective au sens susvis non soulign dans le texte Malheureusement quoique bien tablie dans la l gislation des Etats Unis d Am rique et maintenant pr cis e sur le plan international cette distinction entre une marque de certification et une marque collective n est pas toujours bien comprise Souvent m me les expressions marque de certification marque de normalisation et marque collective sont utilis es l une pour l autre sans que soient d fi nies ou prises en compte les diff rences qui
11. aux Etats Unis d Am rique avant d tre utilis e techniquement sur le territoire relevant de la comp tence du Congr s Nous reconnaissons aussi que le propri taire d une marque de certification n a pas l enti re ma trise de l utilisation de cette derni re Les articles 4 et 14 e 2 de la loi lui interdisent de fabriquer ou de vendre ies produits sur lesquels la marque est appos e Par cons quent le propri taire tranger d une marque de certification peut faire conna tre celle ci aux Etats Unis d Am rique mais il doit attendre que les producteurs ou les vendeurs des produits certifi s commercialisent leurs produits dans ce pays aspect qui chappe au contr le du certificateur pour que la marque de certification figure sur des produits qui y sont commercia lis s c est dire pour qu il y ait utilisation de la marque de certification au sens donn au terme utilisation dans l article 45 de la loi Dans ces conditions nous laissons en suspens la question de savoir si une partie revendiquant la propri t d une marque de certification peut prouver l existence d un pr judice en l absence d une utilisation au sens de l article 45 de la loi de la marque dans ce pays A la connaissance de l auteur la question laiss e en suspens par la commission est encore sans r ponse le propri taire d une marque de certifica tion peut il prouver qu il y a eu pr judice s il a fait conna tre sa marqu
12. d une r putation aux Etats Unis d Am rique ou que le fait de copier n ait pour but que d interf rer avec les plans d expansion aux Etats Unis de l utilisateur ant rieur La question pos e la Cour d Appel tait la suivante la connaissance que l on peut avoir de l usage d une marque hors des Etats Unis d Am rique interdit elle l adoption et l utilisation de bonne foi d une marque identique aux Etats Unis d Am rique avant que l utilisateur tranger n ait p n tr sur le march ant rieur La Cour d Appel a confirm la position de la Commission des Audiences et Recours en Mati re de Marques et a notamment d clar En raison de la connaissance que Christman avait de l utilisation de la marque au Japon l appelant nous demande de conclure qu il y a eu adoption de mauvaise foi toutefois cette conclusion n cessite quelque chose de plus qu une simple connaissance de l utilisation ant rieure d une marque similaire dans un pays tranger Bien qu il existe certaines d cisions jurisprudentielles confirmant l existence de la mauvaise foi lorsque 1 la marque trang re est r put e aux Etats Unis ou 2 l usage n est que fictif et n est destin qu bloquer le plan d expansion aux Etats Unis de l utilisateur ant rieur aucune de ces circonstances n existent dans la pr sente affaire comme la Commission l a justement relev x x En vertu de la Loi Lanham les droits la marque r sultent un
13. dans ce pays par l opposant comme marque ou comme marque de certification prot geable 9 OMPI GE0 WI 91 4 Rev page 10 Cette affaire a fait l objet d un appel Nous en suivrons le d roulement avec int r t Elle confirme nouveau que ceux qui administrent la loi sur les marques y compris la marque de certification ne se consid rent pas li s par les r glementations d tiquetage administr es par d autres agences du gouvernement des Etats Unis d Am rique Je peux ajouter que ce sentiment est r ciproque En me fondant sur l exp rience que j ai du BATF il est certain que le BATF ne se sent pas li par ce que l on pourrait consid rer comme une application correcte de la loi sur les marques ou marques de certification en mati re d approbation d tiquettes Le BATF peut parfaitement donner son approbation une tiquette de marque comportant une indication g ographique reconnue par l Office des marques des Etats Unis par exemple Essensia mentionn e ci dessus Je mentionnerai bri vement ce que l on nomme la d fense bas e sur un usage honn te Si un producteur des Etats Unis d Am rique enregistre comme marque le terme Chablis pour du vin les producteurs fran ais tablis Chablis et qui exportent aux Etats Unis d Am rique auraient encore le droit d aviser d une mani re purement descriptive les acheteurs aux Etats Unis d Am rique de leur lieu d origine Dans de tels cas face aux droits d un titulaire de marqu
14. de premi re instance des Etats Unis d Am rique d nomm s District Courts tribunaux de district sont publi es dans le Federal Supplement abr g en F Supp et sont d sign es au moyen du nom de l Etat dans lequel si ge le tribunal de district ainsi l abr via tion D C Ill d signe le tribunal f d ral de district de lIli nois i 489 F 2d p 813 Selon un responsable de l Office des brevets et des marques des Etats Unis d Am rique la position du Gouvernement des Etats Unis cet gard telle qu elle a t exprim e lors de la s rie de sessions de la Conf rence diplomatique de r vision de la Convention de Paris que l OMPI a organis e la fin des ann es 70 et au d but des ann es 80 a t que l utilisation dans le commerce d une fausse indica tion d origine g ographique est express ment inter dite par l article 43 a de la loi Lanham et qu au cune l gislation suppl mentaire n est n cessaire dans le pays pour satisfaire toute obligation internatio nale l gitime cet gard 2 Utilisation d une indication g ographique comme marque En droit des Etats Unis d Am rique c est dire aussi bien en common law qu en droit codifi l utili sation d une indication g ographique comme marque peut tre autoris e dans certaines circonstances Aux Etats Unis toute personne est autoris e utiliser des marques pour identifier et distinguer ses produits
15. demandeur 5 L existence d une marque de certification enre gistr e devrait amener l Office des brevets et des marques des Etats Unis d Am rique rejeter toute demande d enregistrement comme marque d une indication g ographique identique ou similaire au point de susciter la confusion celle qui est d j enregistr e comme marque de certification OMPI GEO WI 91 4 Rev Annexe page 11 6 Toute proc dure d opposition ou d invalidation engag e l encontre d une personne utilisant une indication g ographique dont elle veut faire sa marque aura beaucoup plus de chances d aboutir si elle repose sur des droits aff rents une marque de certification enregistr e en ce sens que l enregistre ment emporte une pr somption de validit en vertu des articles 4 et 7 b de la loi Lanham articles 1054 et 1057 b du titre 15 du Code des Etats Unis d Am rique 7 Enfin l existence d une marque de certifica tion enregistr e indique aux autres institutions f d rales que l Office des brevets et des marques des Etats Unis d Am rique reconna t que l indication g ographique n est pas g n rique ce qui conf re plus de force toute tentative visant amener d au tres institutions f d rales interdire l utilisation fallacieuse de l indication en question et peut tre m me pour ce faire modifier leur r glementation La reconnaissance internationale des marques de certification Avant le
16. donc pas t tenu Voir Wurzburger Hofbr u AG c Schoenling Brewing Co 331 F Supp 497 S D Ohio 1971 avec citation de l affaire Anheuser Busch Bavarian Brewery Co 264 F 2d 88 6 Cir 1959 l appui de la d cision judiciaire pour des exemples de deux indications g ographiques concernant de ia bi re que les utilisateurs aux Etats Unis d Am rique se sont appropri es comme marques les indications g ographiques ayant acquis un sens secondaire Stabilisierungsfonds f r Wein c Peter Meyer Winery GmbH 9 USPQ 2d 1073 TTAB 1988 Voir aussi n re The Salem China Company 157 USPQ 600 TTAB 1968 En utili sant le mot Limoges dans sa marque le d posant associe de mani re fallacieuse la vaisselle qu il fabrique de la vaisselle fabriqu e uniquement Limoges France Voir aussi l excel lente tude de McCarthy supra note 12 p 155 157 7 Summary of Proceedings supra note 17 p 187 201 et 202 compte dans la Loi de 1988 portant r vision de la l gislaiion sur les marques 3 Utilisation d une indication g ographique comme d nomination g n rique d un produit Webster d finit ainsi l adjectif g n rique lt a relatif ou appliqu tous les membres d un genre d une esp ce d une classe ou d un groupe ou descriptif de tous ces membres b disponible pour l usage courant non prot g par l enregistrement d une marque Le principe se
17. la loi cet gard sont pr sent s dans l annexe Bri vement un terme exclusivement descriptif du point de vue g ographique ou OMPI GEO WI 91 4 Rev page 4 exclusivement faux et trompeur du point de vue g ographique m me s il ne peut tre enregistr dans un premier temps peut l tre comme marque sur la base d un sens secondaire tant qu il n est pas trompeur 2a Comme exemple d un cas classique qui peut survenir on mentionnera celui de l examinateur de l office des marques qui a refus d accorder le statut de marque une d nomination de vin consid r e comme fausse et trompeuse malgr l approbation de l tiquette par le BATF pour une telle d nomination Cette affaire concernait la demande d enregistrement du terme Essensia comme marque pour un vin produit en Californie L examinateur en refusant l enregistrement a avis le d posant de l existence de cinq r f rences relev es dans des ouvrages d information sur le vin et mentionnant Essensia comme un type rare de tokay Hongrois Le demandeur n a pas contest ce fait mais a consid r que le refus tait injustifi en raison du faible pourcentage d acheteurs de vin aux Etats Unis d Am rique ayant connaissance de l existence de l Essensia de Hongrie actuellement indisponible dans le commerce et de la tr s faible probabilit pour que zuiconque puisse croire que le produit du demandeur savoir le vin doux de dessert de Californie base de muscat
18. n a adh r ni l Arrangement de Madrid de 1891 concernant la r pression des indications de prove nance fausses ou fallacieuses sur les produits ci apr s d nomm Arrangement de Madrid ni l Arrangement de Lisbonne de 1958 concernant la protection des appellations d origine et leur enregis trement international ci apr s d nomm Arrange ment de Lisbonne Il est m me possible en droit des Etats Unis d Am rique de faire en sorte qu un terme g n rique redevienne une marque ou indication g ographique prot geable Cela serait n anmoins difficile long et 3 Benson R W Vers un nouveau trait sur la protection des indications g ographiques La Propri t industrielle 1978 p 136 Summary of Proceedings supra note 17 p 198 et 203 et Benson supra note 23 p 132 gt H est int ressant de noter cet gard que l indication g ographique Budweiser que l on associe une bi re brass e depuis le treizi me si cle Budweis en Boh me a t utilis e tr s t t aux Etats Unis d Am rique comme marque En 1898 un tribunal f d ral a prot g Budweiser contre un tiers utilisateur post rieur de la marque Budweiser pour concurrence d loyale il a toutefois refus de reconna tre un droit de propri t l utili sateur ant rieur le terme tant consid r comme une d nomina tion g ographique et donc comme non susceptible d appropriation en tant qu
19. 2 35 OMPI GEO WI 91 4 Rev Original anglais 3 Date octobre 1991 REPUBLIQUE FEDERALE ORGANISATION MONDIALE DE D ALLEMAGNE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE SYMPOSIUM SUR LA PROTECTION INTERNATIONALE DES INDICATIONS GEOGRAPHIQUES organis par l Organisation Mondiale de la Propri t Intellectuelle OMPI en coop ration avec le Gouvernement de la R publique f d rale d Allemagne Wiesbaden Allemagne 17 et 18 octobre 1991 LA PROTECTION DES INDICATIONS GEOGRAPHIQUES AUX ETATS UNIS D AMERIQUE p par Milo Coerper Avocat Coudert Brothers Washington D C Comit des indications g ographiques du Groupe Am ricain de l AIPPI 1899S IPD OMPI GEO WI 91 4 Rev page 2 Le sujet que je dois traiter concerne la protection des indications g ographiques aux Etats Unis d Am rique L ann e derni re j ai propos l OMPI un article sur le m me sujet qui mettait plus particuli rement l accent sur les marques de certification et qui a t publi dans la revue La Propri t Industrielle de juillet ao t 1990 Afin de profiter au maximum du temps qui m est imparti j ai demand l OMPI d annexer cet article au pr sent document J y ferai r f rence le moment venu Mon expos traitera 1 des moyens de protection aux Etats Unis d Am rique 2 d une analyse comparative de ces moyens et 3 des d veloppements r cents aux Etats Unis d Am rique Tout comme dans mon article ma conclusion sera que l enreg
20. 3 a de la loi Lanham ainsi que des articles 10 10 et 10 de la Convention de Paris pour la protection de la propri t industrielle Il a conclu que les demandeurs avaient droit une ordonnance en cessa tion d utilisation des mots Scotch whisky et de la marque House of Stuart sur ou pour une boisson contenant de l alcool non produit en Ecosse La cour d appel a confirm le jugement en ces termes Nous concluons qu un droit d action a t tabli en vertu de la loi Lanham et que le tribunal de district tait comp tent Ii est inutile d examiner les dispositions de la Convention de Paris pour la protection de la propri t industrielle invoqu es par le demandeur et leur application en vertu de l article 1126 b du titre 15 du Code des Etats Unis d Am rique 6 Voir par exemple Pillsbury Washburn Flour Mills Co c Eagle 86 F 608 7 Cir 1898 Les d cisions des cours d appel des Etats Unis d Am rique sont publi es dans le Federal Report ers abr g en F ou F 2d selon le cas et sont d sign es au moyen du num ro de circuit par exemple septi me circuit abr g en 7 Cir qui figure entre parenth ses apr s le nom de l affaire 415 U S C 1125 a et USTA supra note 4 p 370 et 371 15338 F Supp 595 598 et 599 D C IN 1971 d cision confirm e par 489 F 2d 809 7 Cir 1973 Les d cisions comme celle ci qui sont rendues par les tribunaux f d raux
21. 5 Pourquoi l OMPI ne mettrait elle pas en place un programme relatif aux indications g ographiques afin d aider emp cher l enregistrement d indications g ographiques comme marques des droits reconnus dans les pays o elles seraient enregistr es Conclusion Au d but du pr sent article nous avons signal que les indications g ographiques sont reconnues comme objets de propri t industrielle Or dans une brochure qu elle a publi e r cemment POMPI a ainsi d fini le but de la protection de la propri t industrielle La protection de la propri t industrielle ne constitue pas bien entendu une fin en soi elle est un moyen propre encourager l activit cr atrice l industrialisation l investisse ment et le commerce honn te Tout cela doit contribuer plus de s curit et de confort moins de pauvret et plus de beaut dans la vie de l homme Il s agit l d un objectif fort louable En cette derni re d cennie du 20 si cle alors que la paix s installe partout dans le monde les peuples vont participer des changes accrus de produits et de services ils seront mieux inform s des produits sp cifiques de tel ou tel pays et en tireront parti En cons quence bon nombre d indications g ographi ques seront utilis es dans les pays l conomie lib rale d velopp e fond e sur la concurrence et l entreprise priv e par des contrefacteurs qui exploi tero
22. ale des indications g ographi ques Santenay France 9 et 10 novembre 1989 ci apr s d nomm Symposium de Santenay publication OMPI N 676 F Gen ve 1990 p 37 Voir aussi l expos d Alfred Reichardt administrateur principal la Direction g n rale de l agriculture de la Commission des Communaut s europ ennes Bruxelles Symposium de Santenay p 105 2A ce jour l OMPI a notamment men les activit s sui vantes tude d une r vision de l Arrangement de Lisbonne ou d un nouveau projet de trait qui a abouti un Projet de trait concernant la protection des indications g ographiques labor en 1974 et 1975 r daction d une Loi type pour les pays en voie de d veloppement concernant les appellations d origine et les in dications de provenance ci apr s d nomm e loi type r vi culi res adopt es par tel ou tel pays il est g n rale ment admis qu une indication g ographique devrait tre prot g e contre les abus suivants 1 son utilisation pour des produits qui ne sont pas originaires de l aire g ographique laquelle elle renvoie 2 son utilisation comme marque 3 son utilisation comme d nomination g n rique d un produit Nous commencerons par passer en revue dans le pr sent article la l gislation pertinente des Etats Unis d Am rique qui prot ge contre chacun de ces trois actes notamment la l gislation f d rale de base r gissant ces question
23. aromatis l orange commercialis sur une large chelle soit le vin doux concentr Hongrois qui est rare et virtuellement non commerciali La Commission des Audiences des Recours en Mati re de Marques a soutenu l examinateur en d clarant que le vin doux de dessert de Californie base de muscat aromatis l orange produit en grande quantit n est certainement pas le nectar rarissime d Europe de l est Il ne peut y avoir de contestation s rieuse sur ce point L utilisation de Essensia pour un vin qui n est pas essensia constitue une fausse d claration Le fait qu il puisse y avoir un nombre relativement faible d acheteurs potentiels qui aient une connaissance de l essensia d origine n est pas d terminant M me si le groupe n est pas important il constitue le milieu ad quat pour notre examen Quiconque dans ce groupe qui conna t le produit Hongrois peut raisonnablement s attendre ce que le produit vendu ici et tiquet Essensia soit le spiritueux Hongrois ou un spiritueux contenant de l essencia Le demandeur avait soutenu qu en raison de l approbation de son tiquette par le BATF l utilisation de Essensia n est pas fausse ou trompeuse selon la loi sur les marques La Commission a r pondu Cet argument est d nu de valeur tant donn que le Bureau n a aucune autorit pour d terminer si une marque est enregistrable en vertu de la loi sur les margues L approbat
24. ation Mme Bienaym fait ici allusion l change de lettres entre les Etats Unis d Am rique correspondance sign e par le direc teur du BATF et le vice secr taire d Etat au tr sor et les Communaut s europ ennes dans lequel des Etats Unis ont OMPI GEO0 WI 91 4 Rev Annexe page 7 Les indications g ographiques notamment les appellations d origine ont traditionnellement t en Europe surtout un droit collectif prot g comme l ment du patrimoine culturel par les pouvoirs publics du pays d origine Or cette notion de droit collectif appartenant au patrimoine semble avoir suscit chez quelques Europ ens une r ticence demander ou rechercher l enregistrement d une indication g ographique comme marque de certifica tion c est dire comme titre de droit priv au lieu ou m me en sus d en rechercher la reconnaissance et la protection par l interm diaire des gouverne ments l chelon diplomatique Cette r ticence est tout fait concevable un r gime international effi cace dot d instruments juridiques internationaux pleinement op rationnels peut avoir la pr f rence pour un certain nombre de raisons Dans l intervalle peut tre conviendrait il d envisager cependant la voie parall le de protection que constitue la marque de certification La suite du pr sent article sera consacr e un examen de la l gislation sur les marques de certification notamment de l volution d
25. cation prot g e par l usage Plus r cemment la Cour d appel f d rale du district de Columbia a confirm comme suit ja notion de marque de certification prot g e par l usage dans l affaire Stabilisierungsfonds f r Wein c Kaiser Stuhl Wine Distributors Pty Ltd Une marque de certification prot g e par l usage est une marque qui n a pas t formellement enregistr e mais sur laquelle le titulaire a acquis des droits en equity Voir d une mani re g n rale l affaire Florida c Real Juices Inc 330 F Supp 428 M D Fla 1971 Une autre affaire qui m rite d tre comment e est laffaire Stabilisierungsfonds f r Wein c Zimmer mann Graeff KG dans laquelle la Commission des 633 F 2d p 750 On notera que le raisonnement suivi en l esp ce par les cours d appel correspond au point de vue exprim d s le d but par l examinateur des marques un expert des marques de certification qui en tudiait les demandes d enre gistrement Hancock Katherine I Notes From the Patent Office The Trademark Reporter vol 47 N 5 mai 1957 Pour les marques de certification tout comme pour d au tres cat gories de marques la loi num re les circonstances sur lesquelles il est possible de fonder une requ te en radia tion La disposition pertinente est en l occurrence l article 14 d de la loi de 1946 qui n nonce pas de crit res d enre gistrement mais des conditions auxquelles l int r
26. cision d achat d un consommateur voir Annexe 4 Au cours de l ann e derni re la Cour d Appel des Etats Unis pour le Circuit F d ral qui r vise les dossiers pr sent s devant la Commission des Audiences et Recours en Mati re de Marques a pris une d cision qui pourrait poser de s rieux probl mes bien qu elle ait concern des marques et non des marques de certification ou des indications g ographiques Larry Christman citoyen des Etats Unis d Am rique employ par une soci t de v tements de sport a visit au Japon une soci t d nomm e Person s Co Il a achet plusieurs articles vestimentaires portant le logo de la soci t Person s et les a rapport avec lui aux Etats Unis d Am rique Apr s avoir consult un conseil juridique et avoir t inform que personne n avait revendiqu aux Etats Unis d Am rique un droit sur ce logo Christman a d velopp des mod les pour sa propre collection de v tements de sport portant la marque Person s bas e sur les produits de l appelant achet s au Japon Ult rieurement il d posa une demande d enregistrement de marque aux Etats Unis d Am rique afin de tenter d obtenir une protection de la marque Person s Il se consid rait comme tant le titulaire exclusif du droit d utiliser et d enregistrer la marque aux Etats Unis d Am rique et il n avait apparemment aucune connaissance du fait que l appelant avait dans un proche avenir l intention d introduire sur le march des Etat
27. culier cause d une consid ration qui gouverne la protection des indications g ographiques les volutions qui ont eu lieu dans le pass par exemple la transformation d une indication g ographique en nom g n rique du produit sont difficiles modifier C est pourquoi plus vite le syst me international de protection sera tabli et plus efficace il sera pour l avenir 2 Nombreux sont ceux qui partagent cette pr occu pation mais est il besoin de rappeler qu elle est tout aussi valable aujourd hui qu il y a 15 ans lorsqu a t engag e cette nouvelle action visant instaurer une protection internationale Esp rons seulement que les travaux aujourd hui repris ne se poursui vront pas 15 ans de plus Et supposer qu il faille au moins quelques ann es de plus pour aboutir des r sultats concrets peut tre vaudra t il la peine d examiner ce qui pourrait tre fait dans l intervalle afin d tablir une meilleure protection des indications g ographiques nationales et trang res aux Etats Unis d Am rique et en fait dans d autres pays Dans son excellent expos pr sent Bordeaux en 1988 Mme Marie H l ne Bienaym a fait un tour d horizon complet des instruments juridiques interna tionaux tablis pour prot ger les indications g ogra phiques commencer par les quatre conventions multilat rales internationales les cinq conventions multilat rales r gionales ainsi que l
28. de nombreuses ann es l Organisation Mondiale de la Propri t Intellectuelle OMPI s em ploie activement cr er un cadre international acceptable pour tous les pays int ress s qui permette la reconnaissance multilat rale des indications g ographiques Ind pendamment des positions parti Avocat membre du cabinet Coudert Brothers Washington D C Dans l introduction de l expos qu il a pr sent r cemment lors du symposium de Santenay M Grigoriev a indiqu ce qui suit Dans l antiquit les indications g ographiques consti tuaient le mode de d signation pr dominant pour les produits Avec le d veloppement des forces productrices et des rapports de production l emploi d autres types de d signa tions destin es distinguer les articles d un fabricant des articles similaires d autres fabricants s est r pandu Ainsi certains noms de fabricants sont devenus progressivement des noms commerciaux Vers la fin du 17 si cle et au d but du 18 les marques ont connu un grand essor et elles ont depuis envahi l ensemble du march Ce ph nom ne est illustr par exemple par le fait que la plupart des pays du monde ont de nos jours une l gislation sur les marques Grigoriev A directeur adjoint du D partement des marques du Comit d Etat pour les inventions et les d couvertes aupr s du Comit d Etat de l URSS pour la science et la technique Sympo sium Sur la protection internation
29. e les pr rogatives qui s attachent un type particulier de marque la marque de certification De ce fait son propri taire peut jouir en common law aussi bien qu en droit codifi de bon nombre des droits reconnus pour d autres cat gories de marques dont les marques de produits les marques de services ou les marques collectives Les trois diff rents actes contre lesquels les indications g ographiques devraient tre prot g es 1 Utilisation d une indication g ographique pour des produits qui ne sont pas originaires de l aire g ographique laquelle renvoie l indication Les tribunaux des Etats Unis d Am rique ont consid r que l utilisation d une indication g ogra Article 4 loi Lanham 15 U S C 1054 19 Article 43 a loi Lanham 15 U S C 1125 2 I est int ressant de noter que dans les modifications qu elle proposait d apporter la Loi de 1946 sur les marques la United States Trademark Review Commission envisageait de faire figurer les appellations d origine telles que d finies par L Baeumer dans la d finition de la marque de certification Elle est cependant convenue que la d finition de la marque de certi fication englobe d j le sens de cette expression Voir USTA supra note 4 p 63 7 Le pr sent article n a pas pour objet de passer en revue les dispositions l gales qui aux Etats Unis d Am rique r gissent l tiquetage et la diffusion de produit
30. e aux Etats Unis d Am rique par voie de publicit commerciale ou d avis mais ne Py a pas utilis e parce qu il n a pas l enti re ma trise de l utilisation Ibid p 489 et 490 43 206 USPQ 934 935 TTAB 1979 OMPI GEO WI 91 4 Rev Annexe page 10 Compte tenu du raisonnement suivi par la commission dans la d cision qu elle a rendue dans l affaire Zimmermann Graeff et des modifications apport es en 1988 aux articles 1 4 et 45 de la loi Lanham le propri taire d une marque de certifica tion qui serait d j devenue notoire aux Etats Unis d Am rique avant d tre utilis e techniquement dans ce pays serait selon nous fond faire opposi tion une demande d enregistrement ou demander la radiation d une marque de produits ou de services ou d une marque collective qui ressemblerait sa marque de certification au point de susciter la confu sion Il serait galement fond intenter en vertu de l article 43 une action contre toute fausse d signa tion d origine condition de remplir les conditions requises par la l gislation des Etats Unis d Am rique article 1046 d du Code des Etats Unis d Am rique voir note 41 et de satisfaire la r glementation rela tive aux marques de certification nonc e dans le manuel d examen des marques TMEP L auteur estime en outre qu une telle marque de certification non enregistr e pourrait servir de base une d
31. e cette l gislation aux Etats Unis d Am rique et aux possibilit s pour l avenir La l gislation sur les marques de certification aux Etats Unis d Am rique Bien que l interdiction d utiliser de mani re pr ju diciable de fausses indications g ographiques fasse depuis longtemps partie de la common law des Etats Unis d Am rique et depuis la Loi de 1905 sur les marques de la l gislation f d rale de ce pays ce n est que dans la Loi de 1946 sur les marques loi Lanham que les marques de certification en tant que telles ont t mentionn es express ment d finies et prot g es Il importe au plus haut point de noter que bien que la marque de certification soit mentionn e express ment et d finie dans une loi f d rale de base relative aux marques il s agit d un type de marque part qui est diff rent de la marque de produits ou de services et qui peut tre une indication g ographique Toutefois en vertu de ladite loi elle b n ficie prati quement de toute la protection conf r e aux marques que ce soit par l usage ou par l enregistre ment Dans la loi Lanham modifi e par la Loi de 1988 portant r vision de la l gislation sur les marques les accept d intervenir sur le plan r glementaire pour viter un affai blissement des indications non g n riques caract re g ogra phique qui d signent des aires viticoles de la CEE Suite ces lettres le BATF a mis des prop
32. e de certification non enregistr e ou prot g e par l usage L affaire classique dans laquelle les tribunaux des Etats Unis d Am rique ont formellement reconnu l existence d une marque de certification prot g e au titre de la common law est l affaire State of Florida c Real Juices Inc En l esp ce le demandeur 8 Community of Roquefort c William Faehndrich Inc 303 F 2d 494 497 gt Cir 1962 Il est int ressant de noter que devant la juridiction inf rieure le d fendeur a invoqu mais en vain les normes d identit Standards of Identity de la Food and Drug Administration en ce qui concerne le fromage bleu de brebis lorsqu il a all gu que le terme Roquefort tait devenu g n rique 198 F Supp 291 294 S D N Y 1961 TMEP D partement du commerce des Etats Unis d Am rique Office des brevets et des marques r vis en dernier lieu le 1 octobre 1989 Ihid 1306 02 b Authority to Control a Geographical Term p 1300 1315 330 F Supp 428 M D Fia 1971 P l Etat de Floride pr tendait qu en utilisant l appel lation Sunshine Tree pour le jus d orange qu ils produisaient les d fendeurs contrefaisaient sa marque de certification Sunshine Tree prot g e au titre de la common law qui servait d signer les produits base d agrumes originaires de Floride I pr tendait aussi que les actes des d fendeurs consti tuaient une fausse all gation et releva
33. e existent les droits des producteurs d une aire donn e Cela peut n cessiter de la part des producteurs de l aire g ographique l utilisation de renonciation ou d autres moyens d information En me pr parant pour cet expos j ai pens qu il pourrait tre utile d examiner certaines des marques de certification enregistr es aupr s de l Office Am ricain des Marques depuis 1946 ann e au cours de laquelle l enregistrement des marques de certification devint possible ceci afin d examiner qui profite de cette proc dure J ai d couvert qu un certain nombre Ge gouvernements d institutions para gouvernementales ou d associations gouvernementales trang res avaient enregistr leurs indications g ographiques aux Etats Unis d Am rique Il est int ressant de relever l enregistrement du Conseil Interprofessionel du Vin de Bordeaux institution fran aise pour du vin Il s agit du sceau officiel de l association approuvant les vins de Bordeaux Cet enregistrement a t d livr en 1957 Il n est pas impossible qu en raison de cet enregistrement Bordeaux n ait pas figur parmi les soi disant semi g n riques figurant dans les r glementations du BATF mais ait plut t t consid r comme tant une d nomination distinctive J ai galement trouv un enregistrement int ressant pour Jamaica Blue Mountain Coffee pour du caf plant en Jama que dans l aire de la Montagne Bleue Cet enregistrement faisait suite la r glem
34. e marque Anheuser Busch Brewing Association c Fred Miller Brewing Co 87 F 846 Pendant un certain temps on a pu consid rer Budweiser comme un terme g n rique Puis dans l affaire Anheuser Busch Inc c Budweiser Malt Products Corporation 295 F 306 2 Cir 1923 la Cour d appel du deuxi me circuit_aconsid r que Budweiser avait acquis un sens secondaire et fini par d signer uniquement le produit du demandeur Mais voici qu aujourd hui avec l ouverture des fron ti res en Europe orientale Budweiser en tant que marque avec des propri taires diff rents aux Etats Unis d Am rique et en Europe refait parler d elle Voir A Czech Cousin Haunts Budweiser The New York Times 5 avril 1990 co teux sans compter qu il faudrait probablement une intervention des pouvoirs publics sur le plan international national ou local pour y parvenir effec tivement Questions internationales Consciente des probl mes pos s par la protection des indications g ographiques contre les actes susmentionn s OMPI a labor dans les ann es 70 une Loi type pour les pays en voie de d veloppe ment concernant les appellations d origine et indica tions de provenance afin de venir en aide ces pays et l a publi e notamment avec le commentaire suivant Les appellations d origine et les indications de prove nance rev tent une importance consid rable pour les pays en voie de d veloppement Elles s ap
35. e sont pas originaires de l aire g ographique laquelle renvoie l indication constitue une fausse indication d origine Ils ont donc accord des ordonnances aux producteurs qui se regroupaient pour emp cher un d fendeur de pr senter failacieusement ses produits comme tant fabriqu s dans la r gion des demandeurs Ce principe consacr depuis longtemps dans la common law a t codifi dans la l gislation sous la forme de l article 43 a de la Loi sur les marques de 1946 loi Lanham modifi e r cemment par la Loi de 1988 portant r vision de la l gislation sur les marques qui accorde un droit d action civile toute personne estimant qu elle est ou sera l s e lavenir par l utilisation d une fausse indication d origine pour des produits ou services ou dans la publicit ou la promotion Sans doute l affaire la plus c l bre se rapportant l article 43 a a t elle t The Scotch Whisky Associa tion c Barton Distilling Company dans laquelle les producteurs de whisky cossais ont cherch faire interdire la vente d alcool non produit en Ecosse sous une tiquette portant l indication Scotch whisky Le tribunal a consid r que l utilisation par le d fendeur des mots blended Scotch whisky pour du whisky cossais d imitation contenant de l alcool non produit en Ecosse constituait une fausse indica tion d origine g ographique en violation de l article 4
36. emande d enregistrement d s lors que son propri taire a de bonne foi l intention d en auto riser l utilisation par une personne qualifi e autre que lui m me dans le commerce article 45 de la loi Lanham nouvelle d finition de la marque de certification cit e plus haut Compte tenu d une telle intention la demande devrait tre accept e sans que s appliquent les nouveaux d lais pr vus l article l b en ce qui concerne l intention d utiliser les marques puisque comme signal plus haut par la commission le propri taire n a pas l enti re ma trise de l utilisation Il est par cons quent possible d invoquer pour l enregistrement des marques de certification le d but de l article 4 de la loi Lanham Sous r serve des dispositions relatives l enregistrement des marques de produits et dans la mesure o ces dispositions sont applicables en l es p ce non soulign dans le texte pour faire valoir que si l on suit le raisonnement qui pr c de les dispositions relatives aux d lais concernant l intention d utiliser voir supra note 33 ne sont pas applicables aux marques de certification La marque de certification enregistr e Si tout le raisonnement expos ci dessus devait s appliquer la question qu on pourrait se poser est la suivante A quoi bon enregistrer une marque de certification aux Etats Unis d Am rique quand on peut se fonder sur une mar
37. entation de l industrie du caf en Jama que en 1953 et l gard de laquelle un certificat a t d livr par ou au nom de l Organisation Internationale du Caf J ai r cemment re u la notice relative la prochaine r union annuelle de l OIV Madrid et Rioja une r gion d Espagne o est plant e de la vigne Il est int ressant de noter que le th me de la r union sera 500 ans de viticulture et d oenologie am ricaine et leur relation avec l Europe A cet gard il existe une marque e certification enregistr e aux Etats Unis remontant 1960 pour des vins provenant de la r gion de Rioja en Espagne Il existe des marques de certification pour les produits base de laine d Islande des peaux de renard et de vison du Canada du vin de Mad re de la toile d Irlande des cigares de Cuba de la viande en bo te et du fromage bleu bi OMPI GEO WI 91 4 Rev page 11 du Danemark du fromage stilton d Angleterre du fromage de Hollande du chocolat Suisse du jambon Polonais et de la sauge Yougoslave sans mentionner un certain nombre d enregistrements d indications g ographiques pour des vins d Allemagne ainsi que pour d autres boissons et produits alimentaires d Allemagne enfin n oublions pas le fromage de Roquefort de la Commune de Roquefort Pour terminer permettez moi d indiquer que j approuve compl tement les conclusions exprim es par Monsieur Gevers et contenues dans son article r cemment paru dans le
38. es nombreuses conventions bilat rales et accords internationaux professionnels Malgr tout ce bon travail accompli au fil des ann es elle a reconnu les limites des Publication OMPI N 809 F Gen ve 1975 p 15 8 Symposium de Santenay supra note 1 p 29 Bienaym Marie H l ne chef de la Division juridique et tranger l Institut national des appellations d origine des vins et eaux de vie INAO La protection internationale des vins et eaux de vie d appellation d origine Symposium de Bordeaux supra note 2 p 129 143 Outre la Convention de Paris l Arrangement de Madrid et l Arrangement de Lisbonne Mme Bienaym a mentionn comme quatri me convention internationale multilat rale l Accord g n ral sur les tarifs douaniers et le commerce GATT I est noter instruments internationaux en question_et mis en vidence le probl me essentiel un nom g ographiquement connu pour la qualit et l ori ginalit d un produit peut il devenir g n rique voire semi g n rique et si par un usage abusif il l est devenu dans un pays ou sur un continent quelles attitudes adopter cet gard Et elle a ajout devant les faiblesses de ce dispositif certains se deman dent s il n y aurait pas int r t lui adjoindre en parall le voire lui substituer celui particuli rement en vogue actuel lement notamment dans les pays anglo saxons de la marq
39. ess doit satisfaire que sa marque de certification soit enregistr e ou non s il veut pr server ses droits non soulign dans le texte La Loi de 1988 portant r vision de la l gislation sur les marques n a apport aucune modification aux conditions non c es l article 14 d La marque de certification peut donc tre contest e tout moment au motif que le titulaire de l enregistre ment A ne contr le pas ou n est pas en mesure de contr ler l gitimement l utilisation de la marque B fabrique ou commercialise des produits ou services auxquels la marque de certification est appliqu e C permet l utilisation de la marque de certification d autres fins que celles de certifica tion ou D refuse de fa on arbitraire de certifier ou de continuer de certifier les produits ou services d une personne qui respecte la qualit ou les conditions certifi es par la marque 15 U S C 1046 d 647 F 2d 100 202 n l D C Cir 1981 199 USPQ 488 TTAB 1978 audiences et recours en mati re de marques de l Of fice des brevets et des marques des Etats Unis d Am rique a eu deux occasions de d velopper le droit des marques de certification En l esp ce le d posant d une demande d enregistrement d une marque de produits qui d apr s l opposant tait similaire sa marque de certification prot g e par l usage au point de susciter la confusion a fait valoir qu il n existe
40. exclusive et continue durant cinq ann es comme marque aux Etats Unis d Am Section of Patent Trademark and Copyright Law 17979 Summary of Proceedings Summary of Proceedings American Bar Center Chicago Appendix F Revision of the Paris Convention and Appellations of Origin Michael K Kirk direc teur du Bureau de la l gislation et des affaires internationales de l Office des brevets et des marques des Etats Unis d Am rique p 187 OMPI GEO WI 91 4 Rev Annexe page 4 rique N anmoins cette utilisation pendant cinq ann es ne constitue pas une Preuve automatique de l acquisition d un sens secondaire Pour pouvoir apporter la preuve de la premi re utilisation d une marque l utilisateur peut d sormais faire enregistrer celle ci imm diatement au registre suppl mentaire au lieu de le faire apr s une p riode d utilisation d un an article 23 Une indication g ographique utilis e comme marque trompeuse ne peut tre enregistr e de la sorte article 2 a de la loi Lanham R cemment la Commission des audiences et recours en mati re de marques Trademark Trial and Appeal Board a d fendu la marque de certification Goldtr pfchen indication g ographique li e un vignoble de renom en R publique f d rale d Allemagne prot g e par l usage en coe mon law contre un d posant qui souhaitait faire enregistrer une marque trompeuse ment similaire Elle a consid r ce qui suit
41. existent entre elles Publication OMPI N 265 F Gen ve 1973 L auteur a eu le privil ge de collaborer avec l OMPI et d autres d l gu s lors de la Conf rence diplomatique de Vienne en 1973 pour inclure la marque de certification dans la d finition du mot marque La reconnaissance et la protection internationales futures des indications g ographiques Il para t assez vident compte tenu de ce qui pr c de qu il n existe pas un mais plusieurs chemins conduisant la protection des indications g ographiques parmi lesquels il faut manifestement compter celui des marques de certification qu elles soient non enregistr es et prot g es par l usage ou enregistr es compter aussi les efforts diplomati ques des gouvernements qui conduisent des trait s des accords en forme simplifi e ou m me des changes de lettres susceptibles d aboutir des chan gements positifs dans les r glements administratifs cette voie pourrait donner plus de r sultats d un seul coup si la reconnaissance et l enregistrement sur le plan international de listes d indications g ographi ques recueillaient l unanimit Toujours est il que quelle que soit la voie choisie elle n cessitera une surveillance constante et une reconnaissance du fait que en l absence d une telle surveillance de l utilisa tion les indications g ographiques pourront devenir g n riques dans tout pays l conomie de march dy
42. ient donc de l article 43 a de la loi Lanham Le tribunal apr s avoir analys les dispositions pertinentes de la loi Lanham et la jurisprudence dans ce domaine g n ral a conclu ce qui suit Dans l affaire Pillsbury susmentionn e le tribunal a estim que m me en l absence d enregistrement formel des droits avaient pris naissance en equity l effet de prot ger ce que l on pourrait consid rer comme ayant t de la nature d une marque de certification Ce tribunal ne trouve en outre aucune diff rence de fond d terminante entre les marques de certification et les marques de produits ou de services propre ment dites qui rendrait inapplicable aux marques de certifica tion la jurisprudence en mati re de cr ation de marques de common law En cons quence ce tribunal conclut qu il est possible d acqu rir des droits sur une marque de certification non enregistr e de la m me mani re que pour les marques de produits ou de services En ce qui concerne la quatri me Question attendu qu a t tablie une similitude de fond essentielle entre les marques de certification et les marques de produits ou de services ce tribunal consid re que l article 43 a a une port e suffisante pour englober la protection des marques de certifi cation non enregistr es prot g es par l usage non soulign dans le texte Il est int ressant de noter que dans une affaire plus r cente Black Hills Jewelry Manufacturing Co c LaBe
43. ieurement un droit de propri t sur certaines indications g ographiques ou d autres personnes qui ont l gitimement utilis lesdites indications comme terme g n rique 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 OMPI GEO WI 91 4 Rev page 12 Notes H N Heusner amp Son v Federal Trade Commission 106 F 24 596 34 Cir 1939 Otard Inc v Italian Swiss Colony et onze autres affaires 141 F 24 706 C C P A 1944 In re Quady Winery Inc 221 U S P Q 1213 T T A B 1984 Selon la Loi Lanham toutes les marques y compris les noms g ographiques permettant de distinguer les produits ou services du d posant mais qui ne remplissent pas tous les crit res d enregistrement sur le Registre Principal peuvent tre enregistr es sur le Registre Suppl mentaire 15 U S C paragraphes 1091 a c Bien que l enregistrement sur le Registre Suppl mentaire ne constitue pas prima facie une preuve de distinctivit il permet au d posant de remplir les conditions d enregistrement propres certains pays et d utiliser les tribunaux f d raux des Etats Unis pour se d fendre contre les contrefa ons Re Bush Bros amp Co 884 F 24 569 n 2 Fed Cir 1989 Comme expliqu dans l Annexe le titulaire d un enregistrement sur le Registre Suppl mentaire peut ult rieurement demander un enregistrement sur le Registre Principal Person s Co Ltd v Christman 14 U S P Q0 24 Fed Cir 1990 Examina
44. ification peut maintenant aussi reposer sur l intention d utiliser en vertu de la modification apport e l article premier de la loi Lanham Ainsi l heure actuelle tout propri taire d une indication g ographique nationale ou trang re qui satisfait aux normes tablies pour les marques de certification peut demander l enregistrement de l in dication g ographique en tant que marque de certifi cation aux Etats Unis d Am rique La l gislation des Etats Unis d Am rique est donc non discriminatoire et constitue un excellent mod le suivre pour d au tres pays Evolution de la l gislation sur les marques de certification aux Etats Unis d Am rique au travers de d cisions judiciaires d terminantes et de textes r glementaires L affaire classique qui a consacr l utilisation de la marque de certification pour attester que des 2 15 U S C 1127 3 Les demandes d enregistrement de marques de produits ou de services fond es sur l intention d utiliser sont publi es aux fins d appel opposition pendant 30 jours Si aucune opposition n est form e il est d livr un avis d acceptation Notice of Allowance Le d posant dispose alors d un d lai de six mois compter de la date de d livrance de cet avis sauf lorsqu une d claration d utilisation Statement of Use est d pos e avant la publication auquel cas la demande est enregistr e pour fournir des sp cimens de la marque l app
45. indications g ographiques un niveau international non seulement pour les vins mais galement pour tous les autres produits Les Communaut s europ ennes ont pu penser qu en raison des n gociations importantes qui se d roulaient entre le BATF et les Communaut s europ ennes relativement aux accords sur les vins et les d nominations g ographiques des Etats Unis il pourrait y avoir de la part des Etats Unis d Am rique une volution vers le syst me des appellations d origine plut t que le syst me des marques de certification pour prot ger les indications g ographiques Il s agit d une fausse impression Il se peut que le BATF aille plus avant dans le domaine des d nominations g ographiques non seulement pour les vins mais galement pour les autres boissons spiritueuses mais en dehors de ces domaines tr s restreints il est certain que le gouvernement des Etats Unis d Am rique consid re que d une mani re g n rale les obligations internationales de ce pays sont satisfaites l gard de la protection des indications g ographiques par les dispositions existantes de la Loi Lanham pour ce qui concerne l enregistrement en autorisant l enregistrement des indications g ographiques ou appellations d origine comme marques de certification et en ce qui concerne la concurrence d loyale et l usage abusif en permettant d intenter des actions en vertu de l Article 43 a de la Loi Lanham Il est galement clair que ceux qui appli
46. ion d une tiquette atteste du respect des r gles du BATF mais ne conf re pas une protection titre de marque en vertu de la loi sur les marques L Offices des Brevets et des Marques est l agence ayant comp tence pour d terminer si une marque est enregistrable 3 OMPI GEO WI 91 4 Rev page 5 Il doit tre not que l examinateur en marques a t dans cette affaire soutenu par la Commission alors m me que personne n tait pr sent pour appuyer la protection de Essensia Le d posant n a pas fait appel Mais le d posant qui avait eu son tiquette approuv e par le BATF continue d utiliser Essensia comme marque seul lui avait t interdit l enregistrement du terme Essensia et si personne n intente un proc s pour emp cher un tel usage en vertu de l Article 43 a de la Loi Lanham voir Annexe la margue pourrait acqu rir un sens secondaire et de ce fait tre enregistr e sur le Registre principal surtout s il n ya pas de ventes significatives du v ritable Essensia aux Etats Unis et qu il ne peut tre prouv que les ventes du Essensia Californien sont trompeuses pour l acheteur am ricain voir Annexe Le d posant a en fait enregistr Essensia sur le Registre suppl mentaire et peut ventuellement tablir l existence d un sens secondaire et obtenir un enregistrement sur le Registre principal s il n y a pas d opposition et si le caract re trompeur n est pas essentiel en ce qu il n affecte pas la d
47. iquement de son usage dans le commerce aux Etats Unis ou de la propri t d un enregistrement tranger La loi relative l enregistrement des marques ne r gle pas tous les aspects relatifs la moralit des affaires En ce qui concerne la violation de la Convention de Paris la Cour d Appel a consid r que Il est bien tabli que la Commission des Audiences et Recours en Mati re de Marques ne peut se prononcer sur des questions relatives la concurrence d loyale dans le cadre d une OMPI GEO0 WI1 91 4 Rev page 7 instance en annulation ou en opposition Le r le de la Commission est de d terminer s il existe un droit l acquisition ou au maintien d un enregistrement On peut se demander si la Cour d Appel aurait suivi le m me raisonnement pour des faits similaires si Christman avait visit un pays tranger par exemple un pays en d veloppement o il existe pour un produit une indication g ographique bien connue localement mais non internationalement et par la suite tait revenu aux Etats Unis d Am rique et avait utilis cette indication g ographique sur un produit identique fabriqu aux Etats Unis d Am rique et en dernier lieu avait cherch une marque pour un tel produit C est en ayant cette possibilit l esprit que tout b n ficiaire d une indication g ographique dans des pays autres que les Etats Unis d Am rique et qui envisage d exporter vers les Etats Unis d Am rique ses produits dev
48. istrement d indications g ographiques comme marques de certification est le moyen le plus efficace pour prot ger ces indications g ographiques aux Etats Unis d Am rique Simultan ment la protection des indications g ographiques dans le cadre de n gociations un niveau international devrait tre poursuivie L un des moyens am ricains pour prot ger les indications g ographiques implique l intervention d agences gouvernementales qui exigent l approbation pr alable des tiquettes comme par exemple le Bureau des Alcools Tabacs et Armes Feu BATF pour le vin la bi re et les spiritueux distill s Si de telles agences gouvernementales dont la mission premi re est de prot ger le consommateur am ricain sont dispos es prot ger les indications g ographiques au travers de leur r glementation sur l tiquetage cela permettra sans doute de r soudre le probl me tant que ces r glementations demeurent en vigueur en ce que personne ne peut commercialiser un produit avec une tiquette qui n ait pas au pr alable t approuv e par l agence gouvernementale Lors du symposium de Santenay en 1989 Monsieur Steve Higgins Directeur du BATF des Etats Unis d Am rique a expliqu le nouveau syst me de protection des indications g ographiques pour les vins aux Etats Unis d Am rique Monsieur Vincent O Brien dans son expos pour le pr sent symposium vous informera des derniers d veloppements F TAERES ce syst me de p
49. lle s le tribunal de district a pleinement accept le raisonnement suivi dans l affaire State of Florida qu il a repris en ces termes Comme indiqu pr c demment la plupart des actions intent es au titre de l article 1125 a visent obtenir le droit exclusif d utiliser une marque de produits ou de services non enregistr e prot g e par l usage L article 1125 a peut cepen dant aussi tre invoqu au profit d une marque de certifica tion non enregistr e prot g e par l usage Dans l affaire State of Florida mentionn e plus haut le tribunal a consid r que Tarticle 43 a a une port e suffisante pour englober la protection des marques de certification non enregistr es prot g es par l usage En cons quence puisque ce tribunal a conclu que les consommateurs associent g n ralement les mots Black Hills Gold et Black Hills Gold Jewelry des bijoux fabriqu s dans les Black Hills du Dakota du Sud les mots Black Hills Gold Jewelry peuvent tre consid r s comme une marque de certification non enregistr e prot g e par l usage et des r parations peuvent tre accord es aux demandeurs en vertu de l article 1125 a 0 Cependant la cour d appel a tabli sur la base des faits jug s en l esp ce que les propri taires de la marque ne r pondaient pas aux crit res requis pour l enregistrement d une marque de certification crit res qui son avis s appliquaient aussi bien
50. loi Lanham a cr une marque enregistr e enti rement nouvelle qui a t d nomm e marque de certification Dans sa partie relative aux marques de certifica tion section 1306 et suiv p 1300 13 1300 20 le manuel d instructions pour l examen des marques Trademark Manual of Examining Procedure TMEP pr cise que toute demande d enregistrement d une marque de certification doit indiquer claire ment quelle r gion g ographique renvoie l indica tion prot ger et que le d posant a le pouvoir d as sumer la ma trise de l utilisation de cette derni re I dispose Lorsqu un terme g ographique est utilis comme marque de certification il faut veiller deux l ments fondamentaux premi rement pr server la libert qu ont toutes les personnes de la r gion d utiliser le terme deuxi mement emp cher les utilisations abusives ou illicites de la marque qui seraient pr judiciables tous ceux qui sont habilit s l utiliser En principe une personne physique n est pas la plus m me d atteindre ces objectifs Ce sont les pouvoirs publics d une r gion qui en toute logique devraient contr ler l utilisation du nom de leur r gion Directement ou par l interm diaire d un organisme auquel ils auraient conf r les pouvoirs n cessaires ils seraient en mesure de prot ger le droit de toutes les personnes et d emp cher toute utilisation abusive ou illicite de la marque Marqu
51. lon lequel une indication g ogra phique peut la longue tre associ e un produit ou proc d au point que les consommateurs la consi d rent comme tant le nom de ce produit ou proc d est fermement tabli dans le droit des Etats Unis d Am rique L indication g ographique peut donc devenir g n rique auquel cas nul ne pourra revendi quer des droits exclusifs son gard En vertu de ce principe il n est pas exclure qu une indication g ographique pourtant solidement tablie d g n re en terme g n rique Elle ne peut alors plus tre prot g e comme marque que ce soit comme marque de produits ou comme marque de certification enre gistr e ou non c est dire au titre de la loi Lanham ou au titre de la common law En droit des Etats Unis d Am rique donc toute la question est la suivante Quel sens le public acheteur attribue t il la d nomination i Sur ce point l affaire classique qui a franchi tous les stades de la proc dure jusqu la Cour supr me des Etats Unis en 1903 est l affaire La R publique fran aise c Saratoga Vichy Spring Company dans laquelle la R publique fran aise et d autres parties ont engag une proc dure pour faire valoir le droit exclusif des demandeurs d utiliser le mot Vichy La cour a consid r ce qui suit l Etant donn que les eaux de Vichy taient connues depuis des si cles sous ce nom on est fond dire que les demandeurs a
52. n conflit ou moins que l indication g ographique ne soit consid r e comme g n rique aux Etats Unis d Am rique La meilleure protection contre le risque qu une d nomination soit consid r e comme g n rique est de l enregistrer comme marque et de la prot ger avec d termination L enregistrement conf re une pr somption de validit et rend plus difficile une action visant faire consid rer qu une marque est g n rique Devant la Cour d Appel nous avons r cemment obtenu gain de cause propos d une marque dont la validit tait contest e parce que devenue g n rique Nous avions fait enregistrer la marque Touchless il y a quelques ann es pour un service de lavage d automobile Bien qu il y ait eu un certain usage g n rique de ce terme la Cour a estim que le demandeur n avait pas apport de preuve suffisante Cette charge de la preuve incombait au demandeur en raison de la pr somption de validit acquise par la marque en raison de son enregistrement OMPI GEO0 WI 91 4 Rev page 8 Les deux agences du gouvernement des Etats Unis d Am rique qui se sont pr occup es des indications g ographiques sont d une part le BATF principalement en relation avec ses n gociations internationales sur les accords en mati re de vin et ses r glementations relatives aux d nominations g ographiques pour les vins et d autre part l Office Am ricain des Brevets et des Marques qui s int resse d une mani re g n rale aux
53. namique qui m nagera une telle possibilit dans sa l gislation Il faudrait poursuivre les efforts en vue d un accord international dans ces domaines Dans l inter valle toutefois pour ceux qui le souhaitent il existe une voie parall le sur laquelle il est possible de s engager imm diatement pour assurer des droits sur les indications g ographiques aux Etats Unis d Am rique et dans quelques autres pays Comme indiqu plus haut la l gislation des Etats Unis d Am rique pr voit la reconnaissance et l enre gistrement des marques de certification y compris des indications g ographiques conform ment des dispositions r glementaires qui fixent les conditions suivantes 1 la r gion g ographique qu il est envi sag de prot ger par l indication g ographique doit tre ad quatement d finie selon le droit du pays d origine 2 le propri taire d posant doit tre habilit contr ler l utilisation de l indication g ographique en principe un simple particulier n est pas en mesure de le faire les pouvoirs publics directement ou par l interm diaire d un organisme auquel ils auraient conf r la comp tence n cessaire sembleraient tre les propri taires tout indiqu s 3 le propri taire doit exercer effectivement un contr le sur l utilisation de la marque 4 le propri taire ne doit pas produire ni commercialiser des produits ou services auxquels la marque est appli qu e 5 le
54. nent g n riques Ainsi le professeur Benson a t il indiqu La rapidit avec laquelle la publicit moderne peut trans former cette opinion publique accro t la probabilit qu au moment o une action en justice est introduite si elle l est jamais le public croira effectivement que l indication g ographique en cause est un terme g n rique De plus le b n fice procur par des ventes accrues contrebalance souvent largement le risque mineur de poursuites Les usurpateurs sont nombreux les procureurs indiff rents les consommateurs inorganis s quant aux producteurs trangers titulaires de droits l gitimes sur le nom usurp ils sont peu nombreux et tellement loign s Etudier la d g n rescence des termes devenus g n riques est une autre mani re d crire l histoire de l incapacit des lois prot ger le consommateur Les termes g n riques actuels sont les restes fossilis s des tromperies pass es des consommateurs La plupart de ces termes demeureront des fossiles et ne retrouveront jamais leur sens originel Du moins la loi pourrait elle intervenir pour viter d autres d g n res cences En revanche on a le vif sentiment aux Etats Unis d Am rique que la comp tence des tribunaux pour d clarer g n rique une indication g ographique constitue un principe essentiel du droit de ce pays C est l en fait une des raisons fondamentales pour lesquelles le Gouvernement des Etats Unis
55. nt ces indications jusqu alors peu connues vocatrices d originalit et de qualit N est il pas grand temps que nous concertions davantage encore nos efforts pour prot ger contre la contrefa on la d naturation et la g n ricit de toutes les mani res novatrices possibles les indications g ogra phiques utilis es en relation avec des produits de qualit uniques en leur genre Cette proposition ne diff re gu re de l une des Mesures de protection nonc es dans le projet d accord TRIPS des Commu naut s europ ennes mentionn plus haut voir supra note 29 Afin de faciliter la protection des indications g ographi ques y compris des appellations d origine un registre inter national des indications prot g es sera tabli Dans les cas appropri s il conviendrait de pr voir le recours des docu ments certifiant le droit d utiliser l indication g ographique consid r e article 21 3 OMR Informations g n rales N 400 F Gen ve 1990 p 17 Fin de l Annexe et du document
56. num ro de mai 1991 de Trademark World et traitant de la protection des indications g ographiques dans le cadre des r glements de la Communaut europ enne dans ses conclusions il se d clare en faveur de la protection des indications de provenance et des appellations d origine Une telle protection accro t la qualit et peut profiter une r gion ou un pays tout entier En cons quence tout trait international renfor ant une telle protection doit tre favorablement acueilli Il indique aussi Une protection nouvelle ou am lior e des droits de propri t tels que les indications de provenance et les appellations d origine doivent pleinement tenir compte des droits pr existants acquis et utilis s de bonne foi par exemple ceux relatifs aux marques M Gevers conviendrait avec moi je pense qu il nous faut chercher viter tout nouvel affaiblissement des indications g ographiques utilis es de bonne foi je reconnais cependant que les droits pr existants attach s aux marques devraient pour autant qu ils aient t acquis et utilis s licitement continuer d tre prot g s Bien entendu si les gouvernements peuvent obtenir par voie de n gociation certains moyens originaux permettant de r tablir la reconnaissance de certaines indications g ographiques dans certains pays par exemple les Etats Unis d Am rique il sera n cessaire d accorder une compensation aux titulaires de marques qui ont pu acqu rir ant r
57. ositions de r glement On trou vera reproduit l annexe 1 de la publication de l auteur mentionn e pr c demment EWR 1 84 supra note 12 le texte de la correspondance ainsi chang e Apr s avoir re u les observa tions d un certain nombre de gouvernements le BATF a mis une r glementation finale sur ce point le 30 avril 1990 55 F R 17960 17969 passages qui se rapportent particuli rement aux marques de certification sont les articles 2 e 4 14 et 45 L article 45 d finit aujourd hui les marques de certification comme suit l expression marque de certification d signe tout mot nom symbole ou dessin ou toute combinaison de ces l ments 1 utilis par une personne autre que le propri taire ou 2 dont le propri taire a de bonne foi l intention d auto riser l utilisation par une personne autre que lui m me dans le commerce et dont il demande l enregistrement au registre principal tabli par la pr sente loi pour certifier l origine r gionale ou autre la mati re le mode de fabrication la qualit l exactitude ou d autres caract risti ques des produits ou services de cette autre personne ou pour certifier que le travail ou la prestation dont les produits ou services ont fait l objet est le fait de membres d un syndicat ou d une autre organisation On notera en particulier que tout comme pour les marques de produits ou de services l enregistrement des marques de cert
58. pas sur les marques de certification de droits n s de l usage que l on puisse revendiquer lors d une proc dure d opposition en l absence d enregistrement La commission a estim ce qui suit L article 4 de la loi sur les marques dispose notamment que les marques de certification peuvent tre enregistr es de la m me mani re et avec les m mes effets que les marques En r gle g n rale donc une marque de certification est r gie par les m mes dispositions qu une marque Voir EJ duPont de Nemours and Company c Yoshida International Inc et al 185 USPQ 597 DC EDNY 1975 L enregistrement f d ral ne fait que reconna tre un droit sur une marque n de l usage et qui existait avant l enregistrement Comme l oppo sant l a signal le terme marque mark tel que d fini l article 45 de la loi comprend les marques de certification L opposant a fait valoir qu il avait des droits sur des marques de certification et qu il avait subi un pr judice cet gard De l avis de la commission il a all gu des faits qui s ils taient tablis lui donneraient droit r paration de sorte que la requ te tendant le d bouter est rejet e nouveau dans une d cision ult rieure relative la m me affaire la commission a conclu ce qui suit nous reconnaissons effectivement qu il est possible qu une marque de certification de par sa nature particuli re puisse devenir notoire
59. pliquent des produits naturels agricoles artisanaux ou industriels tels le bois le sucre les fruits les vins le caf le th le tabac et les produits textiles notamment les tapis L application d une appellation d origine ou d une indication de provenance contribue la r putation du produit et cr e chez le consom mateur un tat d esprit favorable qui facilite la diffusion et la vente des produits Les consommateurs des produits export s par les pays en voie de d veloppement se trouvent souvent dans les pays industrialis s et il importe donc que dans ces pays les appellations d origine et les indications de prove nance des pays en voie de d veloppement soient prot g es Or une telle protection pr suppose tr s souvent que l appella On notera que dans l Etat d Oregon r gion vinicole pleine d avenir l Oregon Liquor Control Commission a tabli dans ses Oregon Administrative Rules OAR des r gles relatives aux indications g ographiques qui sont plus rigoureuses que celles du Gouvernement f d ral Elles pr voient de surcro t que lorsqu elles imposent des conditions plus strictes que celles qui sont nonc es dans le r glement f d ral du Bureau of Alcohol Tobacco and Firearms BATF ou lorsqu elles interdisent telle ou telle pratique que le r glement du BATF autorise ce sont elles qui priment Oregon Administrative Rules chapitre 845 division 10 Liquor Control Commission 845 10 280
60. propri taire ne doit pas autoriser l utilisa tion de la marque autrement qu des fins de certifi cation 6 le propri taire ne doit pas refuser de fa on arbitraire de certifier les produits ou services d une personne qui respecte la qualit ou les conditions certifi es par la marque Il serait possible d tablir aux fins de la certifica tion notamment pour ce qui est des indications OMPI GEO WI 91 4 Rev Annexe page 12 g ographiques des conditions ou normes interna tionales non arbitraires en tenant compte videm ment des diverses fa ons dont ces indications sont actuellement prot g es par les pays dont la l gisla tion n a pas institu de marques de certification proprement dites On peut esp rer que tous les pays accepteraient de reconna tre les normes quivalentes des autres pays Il faudrait en outre que dans chaque syst me il y ait reconnaissance d un propri taire de pr f rence une administration publique ou une autorit d sign e par les pouvoirs publics pour contr ler l utilisation de la marque Ce propri taire pourrait demander en bonne et due forme l enregis trement de sa ou ses marques en vertu de la l gisla tion appropri e de son propre pays ou d autres pays Cette t che pourrait tre facilit e dans chaque pays par des proc dures de reconnaissance et d enregistre ment dans d autres pays ce qui supposerait notam ment la publication du nom du propri
61. que de certification prot g e par l usage ou non enregis tr e ainsi que sur l article 43 a de la loi Lanham TMEP supra note 35 1306 Certification Marks p 1300 13 1300 20 La r ponse toute simple est videmment que avec l enregistrement un propri taire jouirait de plus de droits reconnus sur le plan judiciaire par les tribu naux Il serait donc plus co teux de chercher intenter une action au titre de l article 43 a de la loi Lanham ou de faire valoir une marque de certifica tion prot g e par l usage ou non enregistr e que de faire respecter des droits fond s sur une marque de certification enregistr e En outre un certain nombre de raisons particuli res militent en faveur de l enre gistrement d une marque de certification l L enregistrement signifie qu une institution f d rale l Office des brevets et des marques des Etats Unis d Am rique a constat que la marque en question remplit toutes les conditions requises pour tre enregistr e et notamment dans le cas des marques de certification que la marque indique l ori gine r gionale qu elle n est pas devenue g n rique et que son utilisation est l gitimement contr l e par une personne morale d termin e Cela donne en soi du poids au titulaire pour opposer aux tiers son droit exclusif d utiliser l indication g ographique 2 L enregistrement signifie que la marque de certification figurera sur un regist
62. quent les lois sur les marques des Etats Unis d Am rique ne se sentent en aucune fa on li s par les actions d autres agences gouvernementales des Etats Unis d Am rique qui jouent un r le dans l tiquetage des produits en vue de la protection du consommateur Ceci m am ne discuter bri vement d une affaire dont la Commission des Audiences et Recours en Mati re de Marques a eu r cemment traiter cette affaire concernait le d p t par une soci t am ricaine d une demande d enregistrement de marque sur le Registre principal pour les termes Chablis With Twist pour d signer un vin aromatis aux agrumes Cette demande contenait une renonciation mentionnant qu aucune revendication n est faite sur le droit exclusif d utiliser Chablis en dehors du contexte de la marque telle que pr sent e Cette demande a fait 1 objet d une opposition fond e sur de nombreux motifs et pr sent e par l Institut National des Appellations d Origine INAO au nom de producteurs de vins fran ais Aussi bien le d posant que l opposant taient au courant de l existence des r glementations du BATF selon lesquelles le terme Chablis est mentionn comme tant un exemple de terme semi g n rique Comme la plupart d entre vous le savent ce dernier term a t invent par le BATF Il est utilis pour d signer un produit qui a une signification g ographique mai qui est galement la d signation d une classe ou d un type de vin Les r glementa
63. rait d poser une demande d enregistrement de marque de certification aux Etats Unis d Am rique en se fondant sur les dispositions modifi es de la Loi Lanham relative l intention d usage De tels d p ts permettraient d viter ce que Christman a r alis dans le cadre de l affaire mentionn e ci dessus voir Annexe Au vu 1 de la tr s forte protection dont b n ficient les marques enregistr es aux Etats Unis d Am rique m me celles contenant une indication g ographique 2 des modifications de la Loi Lanham qui autorisent maintenant l enregistrement des marques et des marques de certification sur la base de l intention d usage et 3 des directives additionelles publi es r cemment par l Office des marques des Etats Unis d Am rique qui pr voient que L Office ne demandera plus syst matiquement des informations relatives l approbation de l tiquette en vertu de the Federal Alcohol Administration Act ou de lois similaires il appartient tous ceux qui sont int ress s par la protection de leurs indications g ographiques aux Etats Unis d Am rique de les faire enregistrer comme marque de certification Les indications g ographiques trang res peuvent tre enregistr es comme marques de certification aux Etats Unis d Am rique aux m me conditions que pour les indications g ographiques nationales Elles sont enregistr es moins qu il n existe un enregistrement de marque ant rieure avec laquelle elle serait e
64. re l Office des brevets et des marques des Etats Unis d Am rique ce qui tendra dissuader tout tiers de l utiliser si comme il est d usage pour la plupart des grandes entreprises qui envisagent d utiliser une marque nouvelle une recherche dans le registre de l office est effectu e et qu elle r v le un tel enregistrement ant rieur 3 Lorsqu un tiers contrefait la marque de certifi cation il est possible d crire une lettre de protesta tion beaucoup plus nergique si cette marque est enregistr e Qui plus est une lettre crite par une association ou un organisme public ou para tatique poss dant une marque de certification enregistr e et repr sentant tous les utilisateurs de bonne foi de cette marque ou en son nom aura beaucoup plus d effet qu une lettre d une personne ou m me d un groupe de personnes pr tendant toutes individuelle ment que le tiers utilise illicitement une marque constitu e d une indication g ographique 4 Si en cas de fausse indication d origine ou m me de contrefa on une action en justice doit tre intent e l existence d une marque de certification enregistr e vitera d avoir prouver les l ments g n raux n cessaires pour tablir que l indication g ographique n est pas g n rique De plus l action pourra tre intent e par le titulaire de la marque de certification enregistr e ce qui vitera d avoir d terminer qui devrait tre le
65. rotection Ce moyen repose sur une confiance totale l gard de 1 organisme r glementaire gouvernemental charg de la protection des indications g ographiques Toutefois il ne permet de revendiquer aucun droit de propri t dans le cadre de la loi 11 existe galement la m thode consistant demander au gouvernement d interdire certaines pratiques de concurrence d loyale telles que l usage abusif d une indication g ographique en intentant un proc s pour faire cesser un tel usage Cela est par exemple possible en vertu de l Article 5 du Federal Trade Commission Act FTC Toutefois ici encore vous demandez au gouvernement f d ral de prot ger le consommateur contre un agissement commercial d loyal et indirectement de prot ger votre indication g ographique Il est probable qu actuellement le FTC consid rerait l usage abusif d une indication g ographique comme tant suffisamment important pour intenter une action publique contre l auteur d un tel usage abusif Il fut un temps o le FTC a t amen examiner quelques unes de ces affaires Une des plus connues qui est all e jusqu aux tribunaux a abouti la protection de Havana comme indication g ographique pour des cigares Un fabriquant de cigares de Pennsylvanie ne contenant que du tabac de Pennsylvanie a demand au OMPI GEO WI 91 4 Rev page 3 tribunal de modifier une ordonnance du FTC lui interdisant d utiliser fumeurs de Havana en faisant figurer
66. s savoir la Loi sur les marques Trademark Act de 1946 modifi e en 1988 ainsi que quelques questions internationales connexes Nous examinerons ensuite l volution de la l gis lation sur les marques de certification pour aboutir la suggestion suivante alors que les accords inter nationaux peuvent tre la voie pr f r e et m me dans certains cas la seule voie possible pour prot ger des d nominations que bien qu elles soient bien tablies des tiers se sont appropri es dans a __ _ _ _ _ _ _ sion de la Convention de Paris y compris inclusion d un nouvel article 10 visant assurer une protection plus tendue des indications g ographiques et plus r cemment Symposium sur les appellations d origine et indications de provenance tenu Bordeaux France du 3 au 5 novembre 1988 ci apr s d nomm Symposium de Bordeaux publication OMPI N 669 F Gen ve 1989 et Symposium de Santenay novembre 1989 qui ont abouti la convocation d un autre comit d experts charg de conseiller l OMPI sur la conclusion ventuelle d un nouveau trait ou la r vision de l Arrangement de Lisbonne World Intel lectual Property Report The Bureau of National Affairs Inc Washington D C Vol 4 N 2 f vrier 1990 Calendar of Meetings 3 Baeumer Ludwig Symposium de Santenay op cit p 15 Il sera notamment fait r f rence la gen se l gisla
67. s Unis d Am rique sa collection similaire de v tements de sport sous la m me marque Il obtint un enregistrement Plus tard en 1986 Christman eut connaissance de la publicit faite par l appelant aux Etats Unis d Am rique et les deux parties eurent connaissance de l existence de confusion sur le march La soci t Person s intenta une action en vue d obtenir l annulation de l enregistrement de Christman sur la base d un possible risque de confusion et de concurrence d loyale selon les termes de la Convention de Paris La Commission des Audiences et Recours en Mati re de Marques consid ra qu il n existait aucune preuve permettant d affirmer que la marque de Person s avait acquis une certaine notori t au moment de l adoption de cette m me marque par Christman De ce fait Christman en commercialisant ses produits ne pouvait avoir eu l intention de tirer parti de la r putation de l appelant ce qui rendait inapplicable les dispositions de la Convention de Paris sur la concurrence d loyale La Commission consid ra dans son avis en reconsid ration que Christman n avait pas adopt la marque de mauvaise foi malgr le fait qu il se soit appropri une marque utilis e l tranger par le OMPI GEO0 WI 91 4 Rev page 6 demandeur en appel La Commission adopta le point de vue selon lequel le fait de copier une marque utilis e dans un pays tranger ne constitue pas un acte de mauvaise foi moins que la marque trang re ne jouisse
68. s d termin s On notera toutefois que ce pays reconna t l importance d une protection du consommateur contre la publicit ou l tiquetage faux ou falla cieux y compris l usage abusif des indications g ographiques En 1983 l auteur a t invit pr senter un expos lors d une conf rence internationale sur la protection des indications g ographi ques concernant le vin qui s est tenue Stuttgart Il a signal cette occasion les diff rences notables qui existent entre la protection des indications g ographiques au titre de la l gislation relative la concurrence d loyale et aux marques de certification et la protection conf r e par l approbation des tiquettes Coerper M G The Competitive Legal Position of European Wines in the United States of America Particularly as Regards Geographic Designations of Origin Schriftenreihe zum europ ischen Weinrecht EWR 1 84 Deutscher Fachverlag GmbH Francfort Voir aussi Protection of Geographic Denominations of Goods and Services amp dit par H Cohen Jehoram Sijthoff Noordhoff 1980 Pays Bas notamment l article intitul United States Law of Geographic Denominations de J Thomas McCarthy p 149 181 Au sujet de la protection du consommateur voir aussi l excellente tude Le r le de la propri t industrielle dans la Protection du consommateur OMPI Gen ve 1983 OMPI GEO0 WI1 91 4 Rev Annexe page 3 phique pour des produits qui n
69. sur l tiquette une mention appropri e pr cisant que les cigares taient fabriqu s aux Etats Unis d Am rique uniquement partir de tabacs des Etats Unis d Am rique Le tribunal a d clar La position difficile du demandeur r sulte du fait que l id e voqu e par le terme Havana est totalement fausse L acheteur peut tre soit guid par l tiquette ou par l inscription mais non par les deux Il est peu probable que le demandeur accepte une qualification qui soit le reflet de la r alit telle que fumeurs de faux Havana 1 Aussi bien le Federal Trade Commission Act que les r glementations sur l approbation pr alable d tiquettes administr es par les agences gouvernementales telle que le BATF pr voient en g n ral une protection moindre pour une indication g ographique en raison du fait qu elles ne visent prot ger aucuns droits sur une indication g ographique mais plut t viter que le consommateur ne soit induit en erreur par une tiquette Il est m me possible que les r glementations sur l tiquetage puissent aller l encontre des int r ts des b n ficiaires d une indication g ographique en ce que l agence qui administre cette r glementation peut consid rer qu une tiquette qui fait un usage abusif d une indication g ographique n est pas trompeuse si elle qualifie et en quelque sorte amoindrit l indication g ographique d une mani re ou d une autre telle que l adjonction sur l
70. taire et de l indication g ographique pour que ceux ci soient publi s ensuite dans d autres pays de sorte que les marques puissent y devenir notoires m me avant d y tre utilis es Cela pourrait constituer une sorte de r servation de ces noms pour l avenir dans les pays en question Ces noms seraient certes toujours susceptibles d tre contest s par des tiers dans tel ou tel pays selon les dispositions pertinentes de la l gis lation nationale par exemple les dispositions rela tives l utilisation ant rieure aux droits sur les marques au caract re g n rique l utilisation de bonne foi de la m me indication g ographique pour plusieurs r gions g ographiques de pays diff rents etc mais en l absence d une telle contestation ou si contestation il y avait apr s que celle ci aurait t tranch e ou que le titulaire aurait obtenu gain de cause les indications g ographiques acquerraient Il peut tre int ressant de noter que en 1956 la U S Trade mark Association et l Office des brevets et des marques des Etats Unis d Am rique ont mis en oeuvre en coop ration avec le D partement d Etat et les offices des marques de nombreux pays un programme relatif aux termes g n riques afin d aider emp cher l enregistrement de termes g n riques v ritables tels que Wine Cooler Lemon Vodka etc comme marques Voir USTA Project Report 1 f vrier 1990 vol 45 N
71. tion Guide No 1 91 Issued March 28 1991 Para 5 Inquiries Concerning Compliance with Other Laws p 6 Magic Wand Inc y RDB Inc No 90 1512 Fed Cir July 30 1991 27 C F R paragraphe 4 24 b 1 L Institut National des Appellations d Origine des Vins et Eaux de Vie v Vintners International Company Inc Opp No 81 742 T T A B March 19 1991 Voir McCarthy J Thomas Trademarks and Unfair Competition Seconde Edition 1984 Vol 1 pp 637 640 Voir galement 15 USC paragraphe 1115 b 4 tel que r cemment modifi par la Loi du 1988 portant r visions de la L gislation sur les Marques L annexe suit OMPI GEO WI 91 4 Rev Annexe La protection des indications g ographiques aux Etats Unis d Am rique consid r e notamment sous l angle des marques de certification M G COERPER Introduction Dans les pays europ ens aux traditions anciennes il existe depuis longtemps des indications g ographi ques reconnues et il y est admis que celles ci devraient tre prot g es par le droit public national Aux Etats Unis d Am rique au contraire nation plus jeune alliant dynamisme et lib ralisme conomique sans tradition culturelle ancienne en mati re d indi cations g ographiques la protection des indications g ographiques est n e de la l gislation sur la concur rence d loyale et les marques de sorte qu elle a pour base des notions de droit priv non de droit public Depuis
72. tions autorisent l utilisation de tels termes en relation avec les vins d une origine autre que celle vis e par un tel nom condition qu ils soient accompagn s de l appellation d origine appropri e pr cisant le v ritable lieu d origine du vin 8 Le d posant a reconnu que son produit tait labor partir d un vin de chablis provenant de Californie et qu il tait tiquet selon les r glementations du BATF L opposant a d montr que Chablis tait une appellation d origine prot g e comme telle selon la loi fran aise La OMPI GEO0 WI 91 4 Rev page 9 Commission des Audiences et Recours en Mati re de Marques ne s est pas consid r e comme devant tre li e de quelque fa on que ce soit par les r glementations du BATF Elle a d clar que Le fait que le BATF requiert que sur l tiquette figurent des informations permettant d identifier le lieu o le vin tait labor ne peut en aucun cas tre d terminant l gard de la signification que le terme Chablis a pour les consommateurs de vin x Nonobstant les r gles d tiquetage fix es par le BATF l opposant n a pas d montr qu aux Etats Unis ce terme g n rique signifie que le vin ainsi d sign est produit en France Comme cela est le cas pour d autres noms qui un moment donn ont pu tre utilis s pour des produits provenant d un endroit unique le terme Chablis renvoie maintenant un type de vin plut t q
73. tive aux rapports aux d positions et au texte annot de la loi publi s dans The Trademark Law Revision Act of 1988 Public Law 100 667 United States Trademark Association N Y 1989 ci apr s abr g en USTA A 5 En 1946 le Congr s des Etats Unis d Am rique a institu une protection l gale des indications g ographiques sous certaines conditions en cr ant une nouvelle cat gorie de marques celle des marques de certification Loi de 1946 sur les marques dite loi Lanham 15 U S C 1127 voir les Lois et trait s de propri t industrielle ETATS UNIS D AMERIQUE Texte 3 001 OMPI GEO WI 91 4 Rev Annexe page 2 certains pays il peut tre utile d envisager la protec tion des indications g ographiques par le moyen Parall le que constituent les marques de certification ou une variante de celles ci non seulement aux Etats Unis d Am rique mais dans d autres pays Enfin nous analyserons le r le que l OMPI pour rait jouer sur ce plan D finition Il est fondamental de d finir avant toute chose l expression indication g ographique Lors du Symposium sur les appellations d origine et indications de provenance qui s est tenu Bordeaux en novembre 1988 il a t signal que les appellations d origine et les indications de prove nance sont des objets de propri t industrielle en vertu de l article premier de la Convention de Paris Chacune de ces deux expressions a
74. u l origine de celui ci La Commission a galement consid r qu il n existait aucun l ment permettant e conclure que la marque ne pouvait tre enregistr e parce qu elle tait d ceptive tant donn que le caract re de d ceptivit d pend du fait de savoir comment le terme Chablis est per u aux Etats Unis d Am rique et que l opposant n a fourni aucune preuve cet gard La Commission s est ensuite pench e sur l affirmation de l opposant selon laquelle le terme Chablis devrait b n ficier du statut de marque non enregistr e ou de marque de certification elle a indiqu que ce fait ne pouvait tre tabli aux Etats Unis d Am rique sur le seul fondement que Chablis avait acquis un statut comparable en France La Commission a indiqu qu un tel statut en France n tait pas pertinent dans le cadre de la pr sente proc dure A comparer avec mon expos en annexe sur la marque de certification Toutefois la Commission a d clar que Si l opposant tait titulaire d un enregistrement incontest du terme Chablis comme marque de certification pour d signer un vin et qu un tiers utilise ou cherche faire enregistrer une marque comportant ce terme pour son propre vin non certifi par l opposant ce dernier l emporterait dans une action contre ce tiers soulign par la Commission Dans sa conclusion la Commission a d clar que En tant que terme g n rique Chablis n a pas t utilis
75. ue de certification qu l alin a 6 de son article IX relatif aux marques d origine l accord g n ral pr voit une coop ration entre les parties contrac tantes en vue d viter que les marques commerciales ne soient utilis es de mani re induire en erreur quant la v ritable origine du produit et cela au d triment des appellations d origine r gionales ou g ographiques des produits du territoire d une partie contractante qui sont prot g es par sa l gislation non soulign dans le texte Lors des n gociations commerciales d Uruguay les Communaut s europ ennes ont fait figurer l appli cation de cet article dans leurs Lignes directrices et objectifs pour les n gociations relatives aux droits de propri t intellectuelle Un certain nombre de pays ont appuy cette initiative des Commu naut s europ ennes D autres dont les Etats Unis d Am rique ont protest contre elle all guant que les Communaut s cher chent actuellement redonner certains termes semi g n riques comme Chablis et Champagne le statut d indications g ogra phiques prot g es qu ils ont perdu Inside U S Trade Special Report 22 juillet 1988 Voir aussi nside U S Trade vol 7 N 44 3 novembre 1989 p 1 et 7 et le Special Report du 6 avril 1990 qui contient le texte du projet d accord des Communaut s europ ennes en ce qui concerne les aspects des droits de propri t intellectuelle touchant au commerce
76. ui de sa demande l Office des brevets et des marques des Etats Unis d Am rique Ce d lai de six mois peut tre prorog par p riodes de six mois jusqu un maximum de 36 mois compter de la d livrance de l avis d ac ceptation condition que des d clarations attest es selon lesquelles le d posant continue d avoir l intention de bonne foi d utiliser la marque soient d pos es en temps opportun Une fois que la marque a t utilis e et enregistr e le titulaire acquiert un droit de priorit d coulant de l utilisation de la marque d duite par interpr tation constructive use qui produit ses effets sur l ensemble du pays compter de la date de la demande d enre gistrement USTA supra note 4 p 342 344 OMPI GEO WI 91 4 Rev Annexe page 8 produits sont originaires d une r gion g ographique d termin e c est dire certifier une indication g ographique est l affaire Community of Roquefort c William Faehndrich Inc dans laquelle le d fen deur pr tendait que Roquefort tait devenu un terme g n rique La cour d appel a expos de mani re d taill e la diff rence existant entre un terme g ogra phique qui a acquis un sens secondaire et peut par cons quent tre enregistr comme marque et une indication g ographique ad quatement enregistr e comme marque de certification ainsi que la protec tion accorder cette derni re Elle a notamment indiqu ce qui suit la
77. vaient en 1872 acquis le droit exclusif d uti liser le mot Vichy et de faire valoir ce droit contre tous ceux dont les eaux ne provenaient pas des sources de Vichy 2 S agissant toutefois de prot ger le droit exclusif des demandeurs d utiliser le mot Vichy on se heurte une grave difficult ceux ci avaient apparemment consenti une utilisation du mot par des tiers En fait ils avaient permis que la d nomination devienne g n rique et indicative de la nature de l eau Malgr tous ces faits et malgr les ventes de l entreprise d fenderesse concurrente qui ne cessaient de cro tre chaque ann e rien n a t fait contre cette derni re pendant 25 ans et jusqu en 1898 ann e o le projet de loi a t d pos Il ne saurait gu re y avoir cas plus flagrant de n gligence et d inaction Tel est encore le droit aux Etats Unis d Am rique Beaucoup y compris quelques uns dans ce pays m me ont critiqu la faiblesse des interven 7 Webster s Third New International Dictionary version int grale G C Merriam Co Springfield Mass 1981 p 945 191 U S 427 435 437 24 S Ct 145 146 et 147 1903 Les arr ts de la Cour supr me des Etats Unis d Am rique sont publi s dans les United States Reports ci apr s abr g s en U S OMPI GEO WI 91 4 Rev Annexe page 5 tions administratives et judiciaires pour emp cher que des indications g ographiques ne devien
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